近年来，在我国的专利司法审判实践中，专利默示许可业已发展成为一种新型的侵权抗辩制度。2007年广西壮族自治区高级人民法院终审判决的一起专利侵权案件，即涉及实施国家药品标准中的专利是否构成专利默示许可的问题；[1]2009年江苏省高级人民法院终审判决的一起专利侵权案件，则涉及实施科技推广项目中的专利是否构成专利默示许可的问题。[2]事实上，在我国专利侵权诉讼的司法实践中适用“默示许可”的案例并不罕见。[3]2008年7月8日，《最高人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准＜复合载体夯扩桩设计规程＞设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函》（[2008]民三他字第4号，以下简称“第4号复函”）第一次明文确认了专利默示许可的存在及其合法性，尽管它仅仅针对标准中的专利默示许可。

    不过，虽然主张甚至确认专利默示许可的案件不断增多，但目前我国专利法对于专利默示许可并无明文规定，司法实践中也无成熟的审判经验，而学界的专门探讨更是寥寥无几。因此，系统研究专利默示许可，既是理论研究的需要，也是司法实践的期许。

    一、专利默示许可的内涵界定

    专利默示许可，也称隐含许可（implied license），有别于以书面合同等方式确立的明示许可，它是指在一定情形之下，专利权人以其非明确许可的默示行为，让被控侵权人（专利使用人）产生了允许使用其专利的合理信赖从而成立的一种专利许可形态。

    早在1927年，美国联邦最高法院就在De Forest Radio Tel. Co. v. United States一案（以下简称De Forest案）的判决中对专利默示许可进行了阐明：“并非只有正式的授权许可才能达到许可使用的效果。对于专利权人使用的任何语言或采取的任何行为，只要它能够让他人正当地推定专利权人已经同意其从事制造、使用或销售等实施专利的行为，则可以构成一种许可，并可以在专利侵权诉讼中以此作为抗辩。”[4]因此，专利默示许可的法律实践历史悠久，只不过在中国尚属新现象和新问题。

    虽然专利默示许可通常出现在专利侵权诉讼中，并作为被控侵权人的抗辩理由，但从本质上讲，专利默示许可只是默示合同的一种形式。正如美国联邦最高法院在De Forest案中对专利默示许可的定性：“此后当事人之间的关系以及相关的任何诉讼，都必须认定为合同关系，而不是侵权关系。”[5]在Medeco Security Locks, Inc.v．Lock Technology Corp一案中，美国纽约南区地方法院更是明确指出：“与任何其他的默示许可一样，专利默示许可属于当事人的合同行为。”[6]

    因此，如果法院认定当事人的争议事实乃是专利默示许可行为，那么剩下的就是许可的范围大小，以及是否支付许可使用费等问题了，专利权人并无权提起诸如要求停止侵权、损害赔偿等专利侵权的诉讼请求。所以，在实践中，当事人的争议是其构成专利侵权行为还是专利默示许可，差别非常巨大，且对于被控侵权人的利益影响甚巨。

    根据美国关于默示许可的学说，专利权人的行为可能基于许多不同的理论被认定为产生了默示许可，这些理论包括默许（acquiescence）、行为（conduct）、衡平法上的禁止反言（equitable estop-pel）或者法律上的禁止反言（legal estoppel）。[7]不论依据哪种理论认定默示许可，其根本目的都是为了保护使用人的信赖利益。如果从专利权人的任何行为中，能够合理地推定出其已同意他人实施其专利进行制造、使用、销售等行为，那么，他人就获得了一种被许可实施专利的信赖，并基于此种信赖而受到合同的保护，否则将会对他人造成不公平的后果，也不利于建立稳定的可预期的市场秩序。

    二、专利默示许可的发生情形

    作为一种非明示的许可行为，专利默示许可存在的范围似乎难以界定，一切存在专利利用的领域或许都有专利默示许可存在的空间。根据已有文献和相关案例，本文归纳了常见的专利默示许可的发生情形，期待借此加深认识，为专利默示许可的类型化和规则化提供事实基础。

    （一）基于技术标准而产生的专利默示许可

    将专利纳入技术标准已经成为不可逆转的趋势，这让标准化组织不得不予以正视，并主动完善自身政策以平衡各方利益，减少因专利许可问题而阻碍标准制定和实施的机会。马克·A·莱姆利教授调查后发现，基本上所有的标准化组织都明示或者默示地规定，其成员有义务披露知识产权。[8]比如，美国国家标准学会的专利政策是鼓励参与标准制定的成员披露专利信息，并在合理非歧视原则的基础上进行许可。[9]

    但是，如果专利权人在参与标准制定时并未向标准化组织充分披露其专利，而该专利又被纳入了标准化组织发布的技术标准之中，此时应该如何处理？一方面，专利权人参加技术标准而不披露专利信息，至少在美国有可能因涉嫌利用技术标准获取垄断地位而承担垄断的法律责任。[10]另一方面，专利权人进入标准中的专利很可能受到默示许可的限制。[11]

    我国最高人民法院的“第4号复函”称：“鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况，专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。”据此，从专利权人参与标准制定或同意专利进人标准的行为本身即可推断出专利默示许可的存在。

    （二）基于技术推广而产生的专利默示许可

    如果专利权人将其专利纳入国家推广使用的技术项目，是否与将自己的专利纳入技术标准一样，内在地蕴含了开放专利许可的意愿？在江苏优凝公司诉江苏河海公司、江苏神禹公司、扬州勘测设计公司侵犯专利权纠纷案中，一审和二审法院对此均给予了肯定的回答。该案中，原告江苏优凝公司于2006年6月2日将其“挡土块”发明专利纳人水利部“948”推广项目，推广起止时间为2006年6月至2007年12月，并授权被告扬州勘测设计公司在设计中使用其专利，但不得生产、制造、销售其产品。2007年5月，扬州勘测设计公司在泰州市翻身河综合整治工程施工图纸的“素砼预制块大样图”设计中采用了原告“挡土块”发明专利所记载的技术方案；被告江苏河海公司按前述施工图纸组织施工，并按“素砼预制块大样图”向江苏神禹公司采购“生态挡墙块”2000平方米，共支付人民币279876元。原告据此向法院提起侵犯专利权诉讼。本案一审和二审判决均将原告行为定性为专利默示许可。二审法院认为，江苏优凝公司参与水利部“948”推广项目及授权扬州勘测设计公司在设计中使用其专利，是推广其专利实施与应用而采取的手段，且项目并未明确披露“挡土块”发明专利信息，也未约定专利许可使用费。江苏河海公司、江苏神禹公司在项目推广期间实施专利的行为均是严格按照设计图纸施工的行为，属于在合理信赖的情形下实施专利的行为，不构成侵权。但法院结合涉案工程中标金额及使用产品的总价额，确定江苏河海公司、江苏神禹公司向江苏优凝公司支付人民币3万元的专利许可使用费。[12]

    （三）基于产品销售而产生的专利默示许可

    因为专利权人（包括其被许可人，下同）的产品销售而发生专利默示许可的情形相对比较普遍，其通常包括以下三种典型情形。

    1．专利权人销售的零部件专用于制造其专利产品的情形。虽然专利权人没有销售其获得专利的产品本身，而只是销售了该专利产品的零部件，但这些零部件除了用于制造该专利产品外，并无其他任何用途。只要专利权人在销售这些零部件时没有明确提出限制性条件，就应当认为购买者获得了利用这些零部件制造、组装专利产品的默示许可，其行为不构成专利侵权。[13]

    2．专利权人销售的产品专用于实施其专利方法的情形。如果专利权人销售的设备（或产品）只能专用于实施其专利方法，则无论专利权人对该专用设备是否享有专利权，仅仅从该专用设备销售的行为本身，即可推定购买者获得了实施专利权人专利方法的默示许可。德国联邦最高法院在1979年所作的一项判决中指出：“如果专利权人售出的是一个没有获得专利保护的设备，而该设备只能用于实施专利权人的方法专利，也不会使该方法专利被权利用尽，可以认为购买者获得了实施该方法专利的默示许可，不过默示许可是双方当事人之间的协议问题。”[14]

    3．专利权人出售的未完成产品须利用其专利方法完成的情形。在1942年United States v.Univis Lens Co．案中，美国联邦最高法院指出，专利权人的专利覆盖了镜头毛片（只能用于制造眼镜镜片），（假定在本案中）也覆盖了将镜头毛片加工成眼镜镜片的打磨和抛光方法，那么，专利权人及其被许可人对镜头毛片的销售本身，则既包含了受专利保护的镜头毛片所有权的完全转移，也授予了完成受专利方法保护的最终阶段（打磨和抛光）的许可。[15]

    需要注意的是，用于制造专利产品或实施方法专利的产品零部件或专用设备，如果全部来自专利权人，适用专利默示许可似乎理所当然。但是，如果这些零部件或专用设备中仅有一部分来自专利权人，而另一部分来自非专利权人，此时还能否适用专利默示许可？美国联邦巡回上诉法院于2003年5月审结的Anton/Bauer, Inc. & Alex Desorbo v. PAG, Ltd．案正属于此种情形，其结论仍然是适用专利默示许可。[16]

    （四）基于产品修理而产生的专利默示许可

    专利产品在使用中发生故障等问题，需要通过更换零部件等方式进行修理，此时，更换零部件等修理行为是否应该明确获得专利权人的许可？美国联邦巡回上诉法院在Hewlett-Packard Company v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corporation, Inc．案中指出，对专利产品使用和销售的默示许可包括对专利产品修理的默示许可。修理包括对未受专利保护的部件的替换，以及对相同部件的重复替换和分别替换不同的部件。但是，对专利产品使用和销售的默示许可不包括制造新产品的权利或对已经使用和用尽的产品的再造权利。[17]在英国普通法中，正常购买专利产品也蕴含着使用、再销售以及修理该专利产品的隐含许可。[18]日本学者也认为，关于专利权人对购买者的特定零部件更换行为，在没有明示许可的情况下，也必须考虑是否包含了默示许可。[19]因此，在通常情况下，专利产品的合法购买者有可能被视为获得了修理其所购买的专利产品的默示许可。不过，当修理行为被扩大成为重造或者再制造一个新的专利产品时，其行为不能被视为是一种默示许可。[20]

    （五）基于先前使用而产生的专利默示许可

    如果专利权人先前存在允许他人使用的行为，比如指导或推荐他人实施其专利，那么他人就有可能主张获得了专利默示许可。在Wang Labs. v. Mitsubishi Elecs．案中，涉及到一种内存模块“Single In - line Memory Modules”（SIMMs）的专利，该专利于1983年9月申请，并转让给原告王氏实验室所有。1983年12月，原告与被告三菱公司会面，并向后者提供图纸和其他细节，一再要求被告制造SIMMs。原告随后又成功让电子工业协会（JEDEC）将SIMMs采纳为内存模块的标准，但在此期间，原告并未告知JEDEC其SIMMs已申请了专利。后来，原告向被告提起专利侵权诉讼，美国联邦巡回上诉法院维持了地区法院的判决，其认为被告已经获得了原告的无需支付使用费的默示许可，因为双方长达六年的合作已经让被告合理地相信原告同意其制造和销售专利产品。事实表明，原告曾通过提供设计、建议和样品，诱使被告进人SIMMs市场，而原告最终也向被告购买了SIMMs产品，因此，被告可以合理地推断其获得了使用原告专利的同意。[21]

    （六）基于原有协议而产生的专利默示许可

    如果从与专利权人签订的原有协议中，可以合理地解释或推断出专利权人许可自己使用其专利的含义，那么专利默示许可就有适用的余地。在美国，通常认为被许可人获得制造专利产品的权利，并不意味着必须由被许可人自己来进行制造行为，其也可以委托、指使其他人为其制造专利产品。因此，即使许可合同中没有关于“指使制造权”(have-made right)的明示约定，被许可人也可以基于默示的推定获得指使制造权，除非合同中有相反的规定。[22]

    此外，还有可能基于原有许可协议而对许可人事后取得的专利产生默示许可。比如，专利权人许可他人使用其专利制造特定的产品，后来又取得了覆盖同一产品的一项或者多项专利，或者商业秘密的许可人此后又取得覆盖该商业秘密内容的专利。在上述情形下，权利人有可能对新取得的专利提出主张，意在限制被许可人的行为或者要求支付额外的对价。在美国，大多数法院都认为每一个被许可人对于许可人事后取得的专利均享有默示许可。当然，默示许可的适用还取决于其他事实，比如对事后取得专利的可预见性、对许可对象的确切说明等。[23]

    1950年5月，原告AMP与被告美国政府签署了一份研发合同，根据合同原告为军队开发和供应电线剪接工具。1952年8月，原告对该剪接工具申请了专利（称为Byrem专利）。根据合同中有关专利方面的条款，美国政府被授予免费的实施许可，并实施了Byrem专利下的发明。大约在原告和美国政府合同履行完毕的同一时间，原告发现了一项于1946年申请并于1952年获得授权的专利（称为Vinson专利）覆盖了自己的Byrem专利，也即根据Byrem专利生产的电线剪接工具侵犯了在先的Vinson专利。在与美国政府的合同履行完毕后，原告经过协商于1963年11月获得了Vinson专利权。此后，原告指控美国政府侵犯了其事后获得的Vinson专利权。美国政府认为，既然专利在原告手中，那么基于原有的许可协议，它获得了原告的默示许可。美国索赔法院（United States Court of Claims）认为，一个权利授予人不能以其后来的行为减损其已授予的权利，根据合同，原告实际上允许美国政府实施其电线剪接工具所体现的思想或创意，基于此，原告默示地授予了被告美国政府使用Vinson专利的许可。[24]本案即对事后取得专利适用了默示许可，反映了合同法上的公平合理、公序良俗的原则。因为如果被许可人易于受到事后取得专利的攻击，将会增加许可交易的成本与风险。[25]

    （七）基于违约行为而产生的专利默示许可

    在McCoy v. Mitsuboshi Cutlery, Inc．案中，原告McCoy拥有一种虾刀的美国专利。1991年，McCoy旗下的独立销售公司ATD向被告Mitsuboshi订购了15万把虾刀。当Mitsuboshi生产并按时交付这些虾刀时，ATD拒绝接收产品和支付费用，但并没有事实表明这些虾刀存在缺陷。Mc-Coy承诺为ATD的拒绝支付行为承担责任，但它只支付了2万把虾刀的费用。在继续谈判无果的情形下，Mitsuboshi多次通知McCoy其意图转售虾刀以减轻损害，最终Mitsuboshi向AdmiralCraft销售了6456把虾刀，后者又于1993年向美国的餐馆和供应商销售了958把虾刀。陪审团裁定McCoy存在违约行为。美国联邦巡回上诉法院认为，Mitsuboshi有权在McCoy违约后不经McCoy同意而转售虾刀，以补偿其受到的损失。为履行McCoy支付虾刀费用的合同义务，Mitsu-boshi在解决这一问题的商业努力中合理地获得了出售专利产品虾刀的默示许可。[26]当然，并不是专利权人的违约在任何情况下都会导致相对人获得实施其专利的默示许可，只有双方合同的标的涉及专利产品，而且需要变卖该专利产品以补偿其合同价款时，才能产生默示许可的问题。

    （八）基于平行进口而产生的专利默示许可

    平行进口是指未经国内知识产权人授权，将该知识产权人或其被许可人在国外投放市场的产品向国内进口，而该产品在国内享有知识产权。[27]平行进口是否侵权，至今仍是一个有争议的问题。但是，法院在承认平行进口的合法性时，多数采用的是权利用尽原则，但也有法院采用的是默示许可理论。在1997年德国BBS公司诉日本一家公司进口专利车轮一案中，日本最高法院正是基于默示许可判决日本公司不构成侵权，法院认为：“专利权人在德国向一家日本公司出售其专利产品时，应当预见到出售后的产品可能会进口到日本，但专利权人在售出时没有作限制，就应当认为给购买者提供了可以在日本自由处置该专利产品的默认许可。”[28]我国也有学者主张通过适用默示许可理论来解决平行进口的合法性问题。[29]
    但我国2008年修改的《专利法》第69条第1项已经在专利领域明确承认了平行进口的合法性，因此，在司法实务上，并无必要以默示许可理论作为平行进口不侵犯专利权的抗辩依据。不过，在商标、版权等领域至今对平行进口没有明确法律规定的情形下，倒是有必要从默示许可的角度考虑其合法性，作为在公共政策上平衡平行进口牵涉的各方利益的理论依据。

    三、专利默示许可的适用条件

    在专利侵权抗辩领域，专利默示许可有着较广的适用范围，然而必须确定专利默示许可的适用条件，才能有效指导专利默示许可的司法实践。遗憾的是，目前并没有简单的公式可以决定何时发生默示的专利许可，而且一般的原则也过于模糊。[30]本文通过观察专利默示许可的司法判例，并结合专利默示许可的实质内涵，提出在专利侵权抗辩中适用默示许可的一般性条件。

    （一）专利默示许可适用的形式条件

    存在专利权人默示形式的行为，是专利默示许可适用的形式条件或者前提条件。民事法律行为的意思表示形式包括明示和默示这两种，作为民事法律行为之一种，专利许可行为同样可以存在明示和默示这两种形式的意思表示。而所谓默示形式，是指“行为人并不直接表示其内在意思，只是根据他的某种行为（作为或不作为）按照逻辑推理的方法或者按照生活习惯推断出行为人内在意思的形式”。[31]
    从前文所列专利默示许可的发生情形来看，专利权人默示的表示行为呈现出多样性的形态，比如，专利权人以其专利参与标准制定的行为，专利权人将其专利纳入国家科技推广项目的行为，专利权人销售专用于组装其专利产品的零部件的行为等。但是，无论如何，专利权人的默示表示行为都应当排除任何书面、口头或其他形式的明示许可行为。

    由于专利默示许可不是专利权人明示的告知或承诺，而是从专利权人行为的具体情形和产生的相应法律效果推定而来的，[32]因而无论何种默示形式的行为，都不应当包括单纯的沉默，除非存在相应的表示惯例。换言之，专利权人的默示表示行为并不表明其不采取任何行动，相反，专利权人往往以某种主动的甚至积极的行为来表明其允许或不反对被控侵权人使用其专利，只是专利权人的行为并没有明确地向被控侵权人传递授予许可的意思表示。

    （二）专利默示许可适用的实质条件

    专利权人的默示行为让被控侵权人产生了被允许使用其专利的合理信赖，这是专利默示许可适用的实质条件。专利默示许可理论体现了一种信赖保护原则，公众基于专利权人的行为产生了一种合理的信赖，就不允许专利权人出尔反尔。[33]如果未经明确授权的被控侵权人能够从专利权人的默示行为中推断出许可的意思表示，或者有正当的理由相信专利权人不反对其专利使用行为，即有适用专利默示许可的余地。不过，主张默示许可的被控侵权人对于专利权人的合理信赖，必须建立在坚实的基础之上，并具有充分的理由。

    首先，这种信赖产生的社会基础是诚实信用原则。作为民法的基本原则，诚实信用是一个意义比较模糊、外延难以确定且弹性极大的语词。史尚宽先生在对各种观点进行评说的基础上，指出诚实信用具有以下几层含义：(1)含有“信”的因素，即法律关系的一方应顾及他方利益，衡量对方对自己一方有何期待，并使其正当期待不致落空。(2)含有“诚”的因素。“诚”即“成”，包括成己、成人和成其事物。(3)含有遵从交易习惯之意，但不包括不利于当事人正当期待之保护的交易习惯。[34]可见，诚实信用之意义并非不可捉摸，它要求行为人在民事活动中诚实不欺、恪守承诺，不负对方的信赖。[35]如果专利权人的默示行为对他人产生了允许使用其专利的意思表示，自然禁止反悔，以免破坏他人的合理预期和正常的市场秩序。

    其次，这种信赖产生的事实基础是特定的行为情境。专利默示许可的主张应当具有坚实的事实基础，即在特定的情境下，基于专利权人的默示行为，可以依照常识、惯例或可预见性的结果等，让他人能够从中推断出默示许可的意思表示。通常为了说明自己对专利权人的信赖，被控侵权人必须与专利权人间业已存在某种关系或者交流，而正是该关系或交流使被控侵权人有了一种安全感。[36]

    被控侵权人与专利权人建立专利默示许可信赖的某种关系或者交流，可能是直接的。比如，在专利权人销售的零部件专用于制造其专利产品的情形中，若专利权人销售的零部件除了用于实施专利技术外没有别的用途，那么购买者可以直接从其与专利权人的买卖活动中推断出默示许可的存在。但这种关系或者交流也可能是间接的，必须存在一个中介者才能够建立专利默示许可的信赖。比如，专利权人将其专利技术纳入标准化组织的技术标准（不包括企业凭借垄断地位等建立的事实标准），而标准作为共同遵守的准则和依据，通常是鼓励推广甚至是强制推广的。因此，标准的实施者通过标准化组织发布的技术标准，可以合理地期待不被拒绝地使用标准中的技术，即使其知道存在某项专利，都可能合理地信赖专利权人愿意放弃标准涉及的专利权。[37]

    最后，这种信赖产生的理性基础是理性人标准。用于决定是否可以从当时情形中得到默示许可的基本标准，就是为人所熟悉的合同法中的理性人标准。[38]“与任何其他的默示合同一样，默示许可产生于当事人的客观行为，而一个理性的人可以将此作为一种暗示，认为已经达成了一个协议。”[39]站在理性人的角度，他人可以在特定的情境中预见到专利权人的默示行为能够产生默示许可的结果。比如，遵守标准的实施者基于技术标准推广使用的特性，可以合理地预见到专利权人已经向他人开放使用其进人该标准中的专利。再如，从专利权人手中购买的只能用于制造其专利产品的零部件的购买者，可以合理地认为专利权人允许其将该零部件用于专利产品的制造或组装。

    （三）专利默示许可适用的限制条件

    专利默示许可只能发生于特定的情形，其存在的主要意义在于保障他人的信赖利益。因此，如果存在相反的限制性条件，从而消除或防止了他人信赖的产生，那么就不适用专利默示许可。

    首先，专利权人自己设定的限制性条件，可以排除或阻碍默示许可的成立。在默示许可中，专利权人如果明确地行使反对的意思表示，至少从理论上看，默示许可就不能再适用。违反此种意思表示限制的行为就将构成专利权侵害行为。[40]这是默示许可与权利用尽的重要区别。在专利权用尽的情况下，专利权人即使行使反对的意思表示，也不会妨碍用尽效果的发生。[41]不过，专利权人提出的否定默示许可的限制性条件是否有效，还需要考察其合法性，特别是有无触犯反垄断法的嫌疑。比如，日本学者田村善之认为，专利权人要求必须从专利权人或者其指定的人那里购买零部件等合同条款，虽然产生了否定默示许可的意思表示，却可能构成搭售、附排他条件或附限制条件的交易或者是优势地位的滥用，不但会违反独占禁止法（反垄断法），而且否定默示许可的意思表示也无效。[42]另外，如果专利权人销售的产品构件只能用于制造其专利产品的话，那么任何以通知方式排除默示许可的意图就等于以有价值的对价销售无用的产品，显然这并不符合常理，因此法院不应当强制执行专利权人的这一限制。[43]

    其次，如果专利权人符合一般默示许可规则的行为仅仅是为了遵循法令的要求，那么也可以排除或阻碍默示许可的成立。在广西南宁邕江药业有限公司与河南省天工药业有限公司侵犯发明专利权纠纷案中，法院认为，根据我国《药品管理法》的规定，药品发明专利权人获得专利权后，并不能直接实施其专利，而必须通过规定的程序将药品专利技术转化成国家药品标准后才能取得合法生产权。邕江药业有限公司为实施自己的专利而生产药品，委托广西药品检验所根据专利技术起草复方赖氨酸颗粒的药品标准，并经审定成为国家药品标准，其行为是符合药品监督管理法律规定和企业自身的生存和发展需要的。他人按照国家药品标准生产药品，属于实施专利技术的行为，应取得专利权人的许可。[44]本案涉及实施技术标准是否适用专利默示许可的问题，但法院判决排除了专利默示许可的适用，似乎与最高人民法院“第4号复函”的意见不相符，其核心理由即在于邕江药业有限公司将其专利纳入国家标准是符合《药品管理法》规定的必须履行的程序，因此，不能从该行为中推断出向公众开放专利使用的默示许可意图。

    （四）专利默示许可适用的程序条件

    专利默示许可通常都是在专利权人提出侵权主张，尤其是提起侵权诉讼时，由被控侵权人提出的侵权抗辩主张或理由。为此，被控侵权人就要承担证明存在该默示许可以及许可内容的举证责任。[45]因此，在司法实践中，只有基于被控侵权人的主张和举证，法院才有适用专利默示许可规则的可能性，此即专利默示许可适用的程序条件。

    当然，在司法实践的特定情形下是否适用专利默示许可规则，仍应结合案情作进一步的判断。在具体案件中，当事人的行为、可以适用的书面协议或者其他文件、当事人的合理期待、对公平与正义的考虑、知识产权赖以建立的各种政策等因素都可能影响默示许可的认定。因此，想要在诉讼结束之前肯定地预测是否存在默示许可通常是非常困难的。[46]

    事实上，不同情形下的专利默示许可规则往往有其自身的特点。比如，美国联邦巡回上诉法院在Bandag, Inc .v．Al Bolser’s Tire Stores, Inc一案中建立了基于产品销售行为认定默示许可的判断规则（即著名的“Bandag测试框架”），由此认定默示许可成立的条件是：第一，专利权人销售的产品除了用于实施专利权人的专利技术之外，没有别的侵权用途；第二，销售的具体情况已清楚地表明能够从中推断出默示许可的存在。[47]很显然，对于衡量其他情形下是否存在专利默示许可，“Bandag测试框架”并不能直接发挥作用。

    四、专利默示许可的具体内容

    专利许可的内容通常由合同加以详细约定，但在默示许可中并没有明确的许可协议。因此，专利默示许可的内容只能从其产生的特定情境中加以探查和确定，如此一来，不同情形下的专利默示许可，在其许可的具体内容上自然难以存在统一的标准。

    1．专利默示许可的类型。专利许可至少可以分为独占许可、排他许可和普通许可等类型。有学者认为，默示许可只能是一种非独占性许可，同时默示许可并不意味着实施者具有转许可的权利。[48]如果从赖以建立专利默示许可的情形中无法确定专利默示许可的类型，此时将专利默示许可局限于普通许可的确是一种适当的选择，因为专利默示许可毕竟是一种非明示的许可形式，不能给专利权人施加过于苛刻的不合理限制。

    但如果从赖以建立专利默示许可的情形中能够推断出确定的许可类型，专利默示许可自然也可能存在独占许可等许可类型（而不限于非独占许可），甚至存在转许可（再许可）的可能性。比如，在基于实施标准中的专利而获得默示许可的情形下，标准实施者显然不可能获得独占的使用权，这种默示许可只能是一种普通的专利许可。但在另外一种情形下，如果许可人将其技术秘密独占地授予他人使用，事后又将该技术秘密申请和获得专利授权，他人自然可以获得该专利独占的默示许可。

    2．专利默示许可的范围。专利默示许可的范围也要受到其据以产生的条件的制约或限制。有的默示许可的使用对象可以延及专利权人的整个专利技术，利用方式可能包括制造、使用、许诺销售、销售等行为。比如，在基于技术标准、基于先前使用、基于原有协议等情形而产生的专利默示许可中，被控侵权人可以针对专利权人的专利技术进行比较广泛的利用。当然，具体的使用范围仍然要受默示许可产生条件的限制。

    而在基于产品销售、产品修理、违约行为等情形而产生的专利默示许可中，被许可人的使用范围将受到极大的限制，其只能实施与特定产品（专利产品本身，或用于制造专利产品或使用专利方法的产品等）相关的行为。比如，在McCoy v. Mitsuboshi Cutlery, Inc．案中，美国联邦巡回上诉法院基于专利权人的违约行为认定被控侵权人获得了默示许可，但这种默示许可的许可范围只限于销售或允诺销售，被控侵权人不能基于该默示许可在美国或专利权覆盖的其他地方制造或进口专利产品。[49]再如，基于机器或其组成部分的授权销售而产生的默示的专利许可，其范围亦仅限于所销售之物。[50]

    3．专利默示许可的期限。专利默示许可的期限同样取决于其产生的特定情形。比如，基于实施标准中的专利而产生的默示许可，标准实施者在该专利的整个有效期间内都可以使用该专利。在基于原许可协议而对许可人事后取得专利产生默示许可的情形下，要保证被许可人通过原许可协议获得的利益不会因为许可人事后获得的专利而减损，而不是赋予被许可人原许可协议以外的利益。因此，在此种情形下，默示许可的期限完全取决于原许可协议的期限，一旦原许可协议期满，被许可人基于原许可协议获得的默示许可也将自然失效。[51]

    值得注意的是，专利权人是否可以在默示许可期间以明确的意思表示或相关行为改变或缩短默示许可的期限。笔者认为，如果信赖专利默示许可的事实基础发生了实质改变，并且专利权人反对许可不会损害被许可人的信赖利益，那么专利权人有权以通知终止许可等方式改变或缩短默示许可的期限。不过，很多专利默示许可得以产生的事实基础难以改变，此时专利权人通常无法干预默示许可的期限长短。比如，在基于产品销售而认定的默示许可情形中，正如美国联邦巡回上诉法院在The Carborundum Co. v. Molten Metal Equipment Innovations, Inc．案的判决中所指出的，此种默示许可的有效期只限于所购产品的使用寿命，而不是专利权的整个有效期。[52]但是，由于被控侵权人获得的专利默示许可紧密地依附于专利权人所销售的产品之上，因此，专利权人在售出产品之后很难主动去干预购买人的专利默示许可期限，也即无法终止专利默示许可。

    4．专利默示许可的对价。有学者认为，默示许可是永久性的免费的许可，[53]这个结论可能过于武断。正如美国联邦最高法院在De Forest案的判决中所说的：“至于所构成的许可（指专利默示许可）是否免费，应当取决于当时的具体情况。”[54]虽然默示许可可以免除被控侵权人的侵权责任，但不能绝对地排除金钱给付的责任，它只是将侵权案件转化成合同案件。因此，如果法院认定存在默示许可，可能还需要进一步判断被控侵权人是否要支付专利许可费。[55]

    在有的默示许可情形下，被控侵权人的确无需支付任何专利许可费。比如，基于专利权人违约行为而销售自己依照合同制造的专利产品的默示许可，基于购买专利权人专用于制造其专利产品的零部件而组装成专利产品的默示许可，当然无需支付任何专利许可费。在基于原有许可协议而对许可人事后取得的专利获得默示许可的情形，被许可人已经在原有许可协议中支付了相应的对价，也无需再为专利默示许可支付额外的许可费。可以说，大多数情形下的专利默示许可中，被控侵权人都无需支付许可使用费。

    但在有的默示许可情形下，被控侵权人仍然需要支付一定的专利许可费。比如，最高人民法院在“第4号复函”中针对基于标准而产生的专利默示许可予以进一步说明：“专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费；专利权人承诺放弃专利使用费的，依其承诺处理。”可见，专利默示许可并不意味着免费，但使用费的具体数额则应当根据具体的情形予以斟酌确定。类似标准实施这样的情形，由于可能涉及众多使用人，因此最高人民法院“第4号复函”认为“支付的数额应明显低于正常的许可使用费”自有其合理性。如果专利默示许可应当付费，而且其类型为独占许可，笔者认为，此时其许可使用费的数额应当参照正常许可下的使用费加以确定。

    五、结语

    专利默示许可在美国司法实践中已有悠久的历史，但在我国才初见端倪。其实，在我国与专利默示许可相关的案例并不罕见，只是由于法律法规以及司法解释一直未予正式承认，才使得专利默示许可的问题难以浮出水面。

    我国《民法通则》第56条规定：“民事法律行为可以采取书面形式、口头形式或者其他形式。”《合同法》第10条第1款也规定：“当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。”可以认为上述条款中规定的“其他形式”包括默示形式，这为当事人采取默示形式实施民事法律行为提供了依据。最高人民法院《关于贯彻执行＜中华人民共和国民法通则＞若干问题的意见（试行）》第66条规定：“一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接受的，可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定或者当事人双方有约定的情况下，才可以视为意思表示。”该条规定对当事人采取默示形式实施的民事法律行为明确给予了认可，但却存在较大的缺陷，比如，它只能适用于其中由一方当事人通过明示而对方当事人通过默示所实施的行为，而不能适用于双方当事人均通过默示实施的行为。[56]事实上，在专利默示许可的实践中，许多被控侵权人并未向专利权人“提出民事权利的要求”。

    2008年12月第三次修订后的《专利法》第12条规定：“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”此次《专利法》修订删除了专利实施许可合同的“书面形式”要件，国家知识产权局条法司认为，此举即是结合专利制度的特点，为在实践中认定专利默示许可奠定法律基础，从而确保专利制度的正常运作，防止滥用专利权的行为。[57]而最高人民法院的“第4号复函”更是明确承认了专利默示许可的合法存在。可见，我国立法层面仍然欠缺专利默示许可的明确规定，虽然司法实践已经认可了专利默示许可的法律地位，但司法层面也尚未对其予以全面承认，因为“第4号复函”也仅仅是承认了基于标准实施而产生的专利默示许可。

    作为成文法系国家，我国在法律制度层面缺乏专利默示许可的全面规定，对于司法实践中是否适用以及如何适用专利默示许可规则，可能带来极大的困惑和混乱。因此，在适当时机将专利默示许可上升为法律规则的确显得十分必要，以此增强专利默示许可规则的稳定性和明确性。

    不过，由于专利默示许可适用的情形复杂多样且各有特点，而且专利默示许可规则的构建不仅涉及利益平衡的考量，更受到专利政策的制约，因此，在目前专利默示许可相关学术研究尚不充分、司法经验尚不成熟的状况下，短期内不宜在立法上确定专利默示许可的法律规则，最好先在司法解释中原则上承认专利默示许可的适用，并加强有关专利默示许可司法适用的研究和指导，待时机成熟后再将其上升为专利法上的明确规定。事实上，在专利默示许可制度运用较多的美国，在其成文法上也并没有关于专利默示许可规则的明确规定，[58]但这并不妨碍专利默示许可规则在美国司法实践中发挥平衡专利权人与社会公众利益的重要作用。

【注释】

[1]参见广西壮族自治区高级人民法院审理的上诉人河南省天工药业有限公司与被上诉人广西南宁邕江药业有限公司、一审被告南宁神州医药有限责任公司侵犯发明专利权纠纷一案,（2007）桂民三终字第46号民事判决书。
[2]参见刘仁：《“挡土块”专利挡不住“擅自使用”—法院认定涉案两被告实施国家科技推广项目中的专利视为实施标准中的专利》，《中国知识产权报》2009年11月19日。
[3]参见北京市高级人民法院民三庭主编：《知识产权诉讼研究》，知识产权出版社2004年版，第44页。
[4]See De Forest Radio Tel. Co. v. United States, 273 U.S. 236(1927)．
[5]同上注。
[6]See Medeco Security Locks, Inc. v. Lock Technology Corp.,199 U. S. P. Q. (BNA)519, 524(S. D. N. Y.1976)．
[7]See Rachel Clark Hughey, Implied Licenses by Legal Estoppel, Albany Law Journal of Science＆Technology, Vol. 53, No. 14(2003), p.56.
[8]See Mark A. Lemley, Antitrust, Intellectual Property and Standard Setting Organizations, Proceedings of the 2nd IEEE Conference on Standardization and Innovation in Information Technology, SILT 2001，Boulder, CO, USA, October 3-6, 2001．
[9]参见赵启杉：《标准化组织专利政策反垄断审查要点剖析—IEEE新专利政策及美国司法部反垄断审查意见介评》，《电子知识产权》2007年第10期。
[10]参见孙南申、徐曾沦：《美国对技术标准中专利信息不披露行为的反垄断措施》，《华东政法大学学报》2009年第1期。
[11]See Mark A. Lendey, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, California Law Review, Vol. 90, No. 2(2002)，pp.1889-1904.
[12]同前注[2]，刘仁文。
[13]参见韦晓云：《专利的默认许可》，《人民司法》2007年第17期。
[14]See Krauss-Maffei AG. v. Aweco Gmbh, IIC, Vol.11, No.3(1980)，p.504.
[15]See United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241(1942)．
[16]See Anton/Bauer, Inc.＆Alex Desorbo v. PAG, Ltd., 329 F.3d 1343(Fed. Cir. 2003)．
[17]参见[美]阿列克斯·夏妥夫：《1998美国联邦巡回上诉法院专利案件年鉴》，顾柏棣审译，知识产权出版社2000版，第254页。
[18]参见[美]蒂娜·哈特、琳达·法赞尼：《知识产权法》英文影印本，法律出版社2003年版，第47～48页。
[19]参见[日]田村善之：《修理、零部件的更换与专利侵权的判断》，李扬译，http://www.privatelaw. net. cn/new2004/ztyj／..％5Cshtml%5C20080229 - 170842.htm,2010年8月10日访问。
[20]参见魏有花：《专利侵权抗辩法律研究》，华侨大学2006年民商法学硕士学位论文，第20页。重造专利产品是指在专利产品完全报废以后，重新制造出一个新的专利产品。如果只是一次性地更换专利产品的一个组成部分，无论是同一个组成部分被重复更换，还是不同的组成部分先后被更换，都属于修理而不是重造。
[21]See Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Electronics of America, Inc. and Mitsubishi Electric Corporation, 103 F. 3d 1571，41 U.S.P.Q. 2d 1263 (Fed. Cir. 1997)．
[22]See Amber L. Hatfield, Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fields？, Computer Law Review and Technology Journal, Vol.4, No.1(2000)，p.42.
[23]参见[美] Jay Dralter:《知识产权许可》上册，王春燕等译，清华大学出版社2003年版，第204页。
[24]See Amp Incorporated v. United States, 389 F. 2d 448(January 19, 1968)．
[25]同前注[23],Jay Dralter书，第205页。
[26]See McCoy v. Mitsuboshi Cutlery, Inc., 67 F. 3d 917, 922(Fed. Cir.1995)．
[27]参见陶鑫良、袁真富：《知识产权法总论》，知识产权出版社2005年版，第250～251页。
[28]参见韦晓云：《专利的默认许可—从一起药品发明专利侵权案谈起》, http: //www. sipo. gov. cn/sipo2008/twzb/fzsjqyzsc-qhz1xhy/dsjfzsjqyZSC qhez1/200906/P020090609519663343443.pdf,2010年8月20日访问。
[29]参见严桂珍：《我国专利平行进口制度之选择—默示许可》，《政治与法律》2009年第4期。
[30]同前注[23]，jay Dralter书，第184页。
[31]马原主编：《中国民法教程》，中国政法大学出版社1996年版，第105页。
[32]参见康添雄：《美国专利间接侵权研究》，西南政法大学2006年硕士学位论文，第41页。
[33]同前注[13]，韦晓云文。
[34]参见史尚宽：《债法总论》，台湾荣泰印书馆1978年版，第320页。
[35]参见李双元、温世扬主编：《比较民法学》，武汉大学出版社1998年版，第60页。
[36]同前注[11], Marc A. Lemley文，第1889～1904页。
[37]同上注。
[38]同前注[23], Jay Dralter书，第185页。
[39]同前注[6]。
[40]参见[日]中山信弘：《专利法注释（上）》第3版，青林书院2000年版，第667页。转引自李扬：《修理、更换、回收利用是否构成专利权侵害》，《法律科学》2008年第6期。
[41]参见[日]*谷达纪：《知识产权法讲义》，有斐阁2004年版，第230页。转引自前注[19]，田村善之文。
[42]同前注[19]，田村善之文。
[43]同前注[23]，Jay Dralter书，第198页。
[44]同前注[1]。
[45]同前注[23],Jay Dralter书，第189页。
[46]同上注，第185页。
[47]See Amber Hatfield Rovner, Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-based Infringement Immunities Under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License, Texas Intellectual Property Law Journal, Vol.12, No.2(2004)，p.13.
[48]参见韩立余：《知识产权权利限制研究》, http://www. sipo. gov. cn/sipo2008/dtxx/zlgzdt/2007/200804/t200804l9-384713.html,2010年9月27日访问。
[49]参见闫宏：《专利默示许可规则探析》，清华大学2007年法律硕士专业学位论文，第32页。
[50]同前注[23], Jay Dralter书，第189页。
[51]同前注[49]，闫宏文，第32页。
[52]同前注[47],Amber Hatfield Rovner文，第13页。
[53]同前注[48]，韩立余文。
[54]同前注[4]。
[55]See Michael J. Swope, Recent Developments in Patent Law: Implied License—An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection, Temple Law Review, Vol. 68, No.1(1995)．p.282.
[56]参见张淳、吴强军：《关于贯彻执行＜中华人民共和国民法通则＞若干问题的意见（试行）中的若干瑕疵及其补救》，《南京大学法律评论》1998年秋季号，第138～144页。
[57]参见国家知识产权局条法司编：《＜专利法＞第三次修改导读》，知识产权出版社2009年版，第41页。
[58]同前注[49],闫宏文，第2页。