一直以来,证明标准都是美国商标淡化诉讼****的争点。根据传统理论和多数州法的规定,原告只需证明存在淡化可能性即可胜诉;而按照联邦商标淡化法(以下简称FTDA)的规定,原告则应尽实际淡化的举证之责。[1]在司法实践中,美国法院往往各取所需,最终形成两种标准并存的尴尬局面。为此,联邦最高法院于2003年首次介入,开庭审理“维多利亚的秘密”诉莫斯里案。[2]从1998年起诉到2003年终审,莫斯里案历经三审、耗时6年、跨越两个世纪,可谓旷日持久,加上该案又是最高法院审理的商标淡化第一案,自然引起广泛关注。鉴于商标淡化的影响早已超出美国国界,本文试以该案为切入点,对证明标准问题作些探讨。

 

一、主要案情与系争要点

  

    本案原告系全美乃至全球女式内衣驰名商标“维多利亚的秘密(Victoria s Secret)”的所有人,仅1998年,该品牌广告费就高达5500万美元,销售额逾15亿美元。原告在美国开设了750家分店,主要销售女式内衣和其他服装与配饰,其中几家分店离被告所在地肯塔基州路易斯维尔市南面的伊丽莎白镇不远。不仅如此,原告每年还向公众发送4亿份产品目录,仅伊丽莎白镇的发送

量就达39000份。

 

    1998年,被告维克多·莫斯里(Victor Moseley)在伊丽莎白镇开设了一家名为“维克多的秘密(Victor s Secret)”的零售店,主营男女内衣、色情音像制品和性玩偶等商品。1998年2月,有位陆军上校收到“Victor s Secret”商店开业的宣传资料,旋即将该资料寄送原告,声称其对被告利用原

告驰名商标促销“淫秽、庸俗商品”的行为深感愤慨。原告随后致函被告,请求其更换店名,并指出,被告店名“Victor s Secret”可能造成与Victoria s Secret”商标的混淆,并可能淡化该商标的显著性。为此,被告将店名改为“维克多的小秘密(Victor s Little Secret)”。尽管原告仍不满意,但被告不愿再作让步,于是成讼。

 

     肯塔基西区法院受理此案,被告不服判决,上诉到第六巡回上诉法院,直至最高法院。最高法院于2003年审理此案。在诉讼中,原告同时提出了商标侵权与商标淡化两项诉讼请求。[3]初审法院认为,原告并未提供任何实际混淆的证据,其客户不难发现,被告店名“Victor s Little Secret”与“Victoria s Secret”之间没有任何联系,因而并不存在混淆可能性,自然也就谈不上商标侵权。这样,整个诉讼就主要围绕商标淡化问题展开,当事人双方对于“维多利亚的秘密”属于驰名商标这一点亦无争议,案件主要争点就是淡化的证明标准,同时也涉及到丑化是否构成FTDA诉因这一问题。[4]

   

二、判决要旨与初步评析

 

    莫斯里案历经三审,初审与上诉法院持相同立场,都只要求原告证明存在淡化可能性。最高法院则认为,原告只有尽到实际淡化的举证之责才能胜诉。以下谨述各法院判决要旨并作初步评析。

 

    (一)初审与上诉审判决

 

    在初审阶段,原告指出,被告的行为很可能弱化和削弱“维多利亚的秘密”的显著性并丑化其名声。地区法院认为,商标淡化要么弱化驰名商标标示产品的能力,要么破坏附着于商标的正面联想。其中,商标丑化则是指使消费者产生对于在先商标所覆盖之产品或服务的负面联想。考虑到系讼商标“Victor s Little Secret”与“Victoria s Secret”存在实质上的相似性以及被告商标所附着之产品的“淫秽”和“不道德”属性,西区法院最后判决,被告商标构成对原告商标的弱化和丑化。

 

    在上诉时,莫斯里指出,由于原告未能证明实际经济损失,地区法院判决其违反FTDA是错误的。第六巡回上诉法院首先分析了纳贝斯克案,在该案中,第二巡回法院指出,要求原告举证证明在收益上所遭受的实际损失并不合适。实际上,要求证明淡化实际发生的主张是对FTDA过于拘泥的理解,也与FTDA在损害实际发生之前发布禁令的意图相违背。因此,第二巡回法院认为,原告不必提交实际损失的证据就可以获得初步禁令救济,以消除损害驰名商标强度的可能性。[5]第六巡回法院指出,FTDA并不要求原告证明被告的行为给其造成了实际损害,并采纳了“可能损害之推定”这一证明淡化的标准。不难想象,第六巡回法院最终维持地区法院的判决。

 

    在审理过程中,第六巡回法院认为,“可能损害之推定”的证明标准与FTDA的立法用语和国会意图最为接近,因为FTDA旨在对商标淡化提供最宽泛的救济,并赋予商标所有人在遭受实际损害之前请求救济的权利。而要求原告证明实际损害只会将联邦反淡化之诉胜诉的难度提高到不合理的程度,并阻碍国会加强反淡化保护这一意图的实现。第六巡回法院指出:首先,“维多利亚的秘密”属于显著性很高的商标,有资格获得宽保护。其次,原、被告商标十分相似。第三,消费者在听到法院“Victor s Little Secret”这一名称时很可能会下意识地想起原告更为著名的商标和销售店,并将原告商标与莫斯里所销售的“性玩偶、色情礼品和女式内衣”联系在一起。基于上述理由,第六巡回上诉法院最终判决:“这是一起典型的商标淡化案,既有丑化,即将‘维多利亚的秘密’与性玩偶和一些下流用品联系在一起,又有弱化,也就是将著名连锁店与未经授权的营业联系在一起。”

 

    (二)最高法院的判决

   

    在最高法院看来,尽管证据表明,陆军上校在阅读被告宣传资料时,在“Victor s Secret”与“Victoria s Secret”之间产生了心理联想,但这种联想不会改变上校对“Victoria s Secret”的印象,自然也就不足以证明,“Victoria s Secret”标示和区分商品的能力下降。与此同时,尽管上校感到愤慨,但这种愤慨直接指向被告而非原告。不仅如此,原告专家证人对于被告店名对原告商标强度的影响也未置一词。这样,最高法院最终认定,原告未能证明被告的行为造成了其商标的实际淡化,并推翻上诉法院的判决,将案件发回地区法院重审。

   

    仅就淡化证明而言,最高法院认为,原告要想胜诉,必须证明淡化已实际发生。其主要根据就在于,FTDA中并未出现“损害商业声誉或淡化可能性”一类的字眼,而这样的规定出现在许多州的反淡化法中。FTDA规定,要获得禁令救济,原告必须证明,被诉商标已经导致了实际淡化后果,而不仅仅是有淡化可能性。最高法院指出,FTDA省掉“可能性(likelihood)”一词而直接采用“造成淡化(cause dilution)”这样的表达方式,意在要求驰名商标所有人证明淡化已经实际发生。当然,“如果实际淡化可以通过间接证据得到充分证明,诸如消费者调查之类的直接证据就并非必需,最典型的情形就是,在后商标与在先驰名商标完全相同。”但莫斯里案并非如此。

    由此可见,最高法院采取了与第四巡回法院大致相同的立场。第四巡回法院认为,FTDA所谓“降低驰名商标标示和区分商品或服务能力”,其含义就是,驰名商标的促销能力受到在后商标的损害,原告要想胜诉就必须证明这种损害。[6]但最高法院的看法与第四巡回法院还是有所区别,要证明淡化实际发生并不要求证明由于淡化而造成的销售额或利润损失。最高法院承认消费者调查和证明淡化实际发生的其他方法成本很高,而且往往并不可靠,但该院还是郑重指出,这类困难并不构成免除淡化诉因本质要件的理由。

 

    (三)肯尼迪大法官的司法意见

 

   

    在随案发表的赞同意见中,肯尼迪法官指出:“本案未能解决的问题就在于,淡化证明应考虑哪些因素。”他强调指出,“应当充分考虑淡化定义中‘能力(capacity)’一词的含义。”“对于淡化调查来说,‘能力’一词同时包含了驰名商标标示和区分商品现实的和潜在的能力,在某些情况下,这种能力将被降低的事实就足以证明淡化成立。”“如果某个在后商标会削弱驰名商标给予消费者质量保证的能力,或者会降低消费者对驰名商标所标示商品的满意度,则足以证明淡化成立。”

 

   在肯尼迪看来,“驰名商标标示能力的降低还可以通过在后商标可能造成的后果得到证明。”这一观点正好与禁令救济的目的相吻合,具体说来,就是“预防未来发生的违法行为,尽管权利迄今尚未受到侵害。”因此,“在面临商标标示与区分能力被削弱的威胁时,驰名商标所有人不必等到损害实际发生、商标显著性已被削弱之时再采取行动。”

 

    肯尼迪的本意是要阐明证明“实际淡化”应当考虑的因素,最终却导致这一问题更加混乱不堪。其所使用的术语,诸如“可能的(threatened)”、“可能后果(probable consequences)”、“将被削弱(will be diminished)”和“将会削弱或降低(will erode or lessen)”,都暗示着尚未影响商标在先所有人的未来损害。因此,尽管属于赞同意见,但其措辞听起来更像是“淡化可能性”标准。可见,肯尼迪不过是在“实际淡化”与“淡化可能性”之间摇摆。

 

    (四)初步评析

 

    本案终审判决只是从形式上将证明标准统一为实际淡化,最高法院除援引FTDA的规定之外,并未提供强有力的理由。但美国学者不满足于此,又从最高法院的判决中得出以下推论:首先,系讼商标完全相同的事实足以证明淡化成立,仅仅是心理联想的事实不足以证明淡化成立。其次,市场调查是证明实际淡化的有效手段,但实际损失的证据并非必需。最后,如果间接证据就能足以证明实际淡化,则并不以直接证据为必需。[7]

 

    但上述推论的意义十分有限,原因就在于,系讼商标完全相同的案例即便存在,也十分罕见。而且法庭从来就没有否认市场调查、实际损失的证据乃至间接证据的证明力,要解决的问题只是如何进行市场调查、如何证明实际损失及其与被告行为之间的因果关系等。这就意味着,莫斯里案留给人们的问题远远超出其解决的问题。正如美国商标法权威麦卡锡教授所述,该案****的意义只在于强调,在反淡化之诉中,法院不得仅凭假定进行判决,而必须要求当事人对淡化请求尽举证之责。[8]

 

    总的说来,最高法院不过是凌空一脚,将球踢给了美国国会。首先,最高法院尽管明确指出,原告必须证明淡化已实际发生,却又未能就系讼商标并不完全相同时,当事人如何才能尽举证之责给予任何指导。其次,在未进行市场调查或者没有实际损失的证据时,哪些事实才构成充足的“间接证据”?最高法院也未发表任何意见。最后,就肯尼迪法官单独发表的意见而言,似乎更像是反对意见而非赞同意见。如果美国法院从此采纳实际淡化的证明标准,则FTDA可能沦为形同虚设的具文,因为几乎没有人能尽实际淡化的举证之责。如果考虑肯尼迪的意见,则以前的分歧依然存在。

 

    即便是对该案最为核心的论断之一,人们的理解也是歧义纷呈。最高法院指出:“至少就系争商标并非完全相同的情形而言,仅仅是消费者在心理上将在后商标与在先驰名商标联系在一起的事实并不足以证明存在可诉的淡化。”[9]其言外之意就是,当两个商标完全相同时,消费者对系争商标产生心理联想的事实可以,但并不必然,构成原告遭受淡化损害的充足证据。对此,有些法院认为,当系争商标完全相同时,心理联想本身就足以构成实际淡化的间接证据。[10]另外的法院则指出,即使系争商标完全相同,原告也必须举出实际淡化的其他间接证据才能胜诉。[11]那么,究竟应当如何确定商标淡化的证明标准呢?

 

   

三、商标淡化的证明标准:淡化可能性

 

    必须明确,对淡化证明标准的探讨不能囿于现行法律和陈案旧例,而应立足于基本法理。实际上,不管是根据商标淡化和禁令救济的基本原理,还是从FTDA的立法史和立法意图,在淡化案件中,都只能采纳“淡化可能性”作为证明标准。笔者试从以下方面论述。

 

    (一)从基本法理看淡化证明标准

 

    根据FTDA,商标淡化案件的原告即便胜诉,原则上也只能获得禁令救济,只有在证明被告心存故意的情况下,才可主张损害赔偿。按照英美法法理,损害赔偿为普通法上的救济方式,禁令则属于衡平法上的补救措施。普通法的救济是面向过去的,它要求侵权者就业已造成的、能够以金钱计算的损失向原告赔偿;而衡平法上的救济则面向未来,即通过禁止或者强制被告为某种行为以阻止其在将来给原告造成损失。这就意味着,禁令救济的目的就在于阻止损害继续发生或者防患于未然。就商标淡化案件而言,如果以发生实际淡化作为原告胜诉的前提,则意味着原告由于实际淡化造成的损失无法得到弥补。易言之,只有以淡化可能性作为证明标准,才符合禁令救济防患于未然的宗旨。

 

    美国联邦第四巡回法院为实际淡化标准的支持者,不妨以其主张为例进行分析论证。该法院认为,FTDA所谓“降低驰名商标标示和区分商品或服务能力”,其实质就是,驰名商标的促销能力受到在后商标的损害,原告要想胜诉就必须证明这种损害。[12]对于上述主张可以有或窄或宽的两种理解:其一,法院不能仅凭间接证据即商标和产品的相似性就得出淡化的结论,而必须根据原告收益实际损失的证据或精心设计的市场调查作出判断。其二,法院不仅要求在先商标所有人提供收益损失或市场调查的直接证据,而且认为,只有在被告将商标实际投放市场后原告才可以寻求禁令救济。[13]

    就第一种理解而言,如果在先驰名商标一直都经营得十分成功,则无论在后使用者对该商标显著性的淡化是多么明显,在先商标所有人都绝不可能就收益的降低进行证明。即便能够证明收益降低,也具有高度的不确定性,而且很难证明收益减少与商标淡化之间的因果关系。至于市场调查,其结果很容易被操纵,因而不足为凭。一般来说,原告有权通过间接证据赢得诉讼,只要这些证据足以证明最终的损失。就第二种理解而言,FTDA可以为其提供某种支撑,因为,该法使用的是“导致淡化”而非“淡化可能性”。尽管如此,对法律条文的这种过分拘泥于文字的理解正好与立法意图相违背。虽然法律条文使用了一般现在时的表述,即“导致淡化”,但就国会意图而言,FTDA旨在为商标所有人阻止淡化的实际发生提供禁令救济。

 

    如果按照第四巡回法院的理解来解读FTDA,在先驰名商标所有人将遭受不可挽回的损失。原因就在于:一方面,不到损害实际发生之时,商标所有人根本不能提起淡化之诉;另一方面,FTDA只能为原告提供禁令救济,在不能证明被告的故意时,原告即便胜诉也无从获得损害赔偿,这样,实际发生的损失就永远得不到补偿。由此可见,反淡化保护的证明标准应该是“淡化可能性”而非“实际淡化”。易言之,“当驰名商标面临市场影响被削弱的威胁时,其所有人不必等到损害实际发生和商标显著性遭受实际侵害之时就可采取行动。”[14]实际上,反淡化的目的就在于预防、阻止驰名商标淡化现象的实际发生。

 

    不仅如此,对于在后商标使用人即淡化案件的被告来说,采取实际淡化的证明标准也并非福音。一般说来,企业总是希望在新商标投入使用之前就能够清楚地知道,该商标是否与他人在先商标相冲突。而如果按照第四巡回法院对FTDA的理解,只有相关商标投入使用且其他企业因此而受到实际损害时,该企业才可以起诉,新商标的使用者要么极尽小心谨慎之能事,要么甘冒巨额营销广告费用打水漂的风险。[15]

 

    (二)从FTDA立法史和立法意图看淡化证明标准

 

    在FTDA立法过程中,有两份重要的报告可以为我们辩明商标淡化的证明标准提供线索,这就是美国商标协会就立法提案而提出的报告[16]和美国众议院的报告。[17]结合这两份报告的内容和国会立法意图,我们不难判断,商标淡化诉讼只能以“淡化可能性”为证明标准。

 

    首先,FTDA的条文几乎原封不动地源于美国商标协会1987年的提案,提案的基础又是只要求证明“淡化可能性”的各州反淡化法。在商标协会冗长而又琐碎的报告中,既有法律草案,又有详细的分析说明,但根本没有提到应将联邦淡化保护的标准由各州法律所规定的“淡化可能性”修改为“实际淡化”的理由。这就意味着,商标协会无意对淡化证明标准作上述变动

 

    其次,商标协会的报告明确指出,驰名商标极有可能由于显著性降低而受损,因而属于价值很高却极其脆弱的资产,很容易由于他人的同时使用而遭受不可挽回的损失,因而应受到****限度的法律保护。上述论断很难与以下观念相协调,即只有受到了实际损害,驰名商标所有人才有权获得禁令救济。而且,报告还特别强调,“提案中的法律用语并不代表商标协会的最终选择。”其唯一目的就在于,为融入商标协会所赞成的各种规则提供样本,并激励人们继续讨论。这样看来,之所以最终文本中反淡化保护的标准为“实际淡化”而非“淡化可能性”,其原因主要在于商标协会起草提案过程中的疏忽[18]

 

    第三,众议院的报告表明,国会无意将反淡化保护限制在淡化实际发生之后。首先,报告指出,FTDA“旨在保护驰名商标,防止对这类商标未经授权的后续商业性使用淡化其显著性。”很明显,报告所称淡化并非指向商标促销能力或商业价值,而是商标显著性。由此可以推断,在后使用对驰名商标显著性的淡化是即时的,亦即,在其商业价值发生任何可以测量的损失之前,显著性就开始淡化。其次,报告认为,“淡化是一种感染,如果任其蔓延,最终必将毁灭商标的广告价值。”可见,国会的真实意图就是,在他人的使用对驰名商标造成可以测量的损失之前,就应通过FTDA予以制止。最后,报告认为,淡化概念明显有别于传统的商标侵权,“当对驰名商标未经授权的使用降低公众对于该商标标示某种独特、唯一或特别的东西的认知时,淡化保护就可以适用。”报告还列举了在后使用之可诉的实例:杜邦鞋、别克阿司匹林和柯达钢琴。这些实例不可辩驳地证明,在后商标与驰名商标完全相同足以证明淡化成立,原因就在于,一旦在后使用者将驰名商标用于标示其产品,该商标所标示的就不再是某种特别的东西。同时,既然商标侵权保护的范围涵盖类似商标,反淡化保护就不应局限于相同商标,只要在后商标与在先商标足够近似,淡化就可能成立。

 

四、淡化可能性的证明

 

    即便美国国会和法院最终采纳“淡化可能性”这一证明标准,原告也得尽举证之责,而不能仅凭理论上的假设主张权利。一般说来,在证明过程中,应主要解决以下问题:其一,如果不制止被告的行为,其他企业是否会群起仿效?其二,普通消费者看到被诉商标是否会即时想起原告商标?其三,弱化是否会损害驰名商标的强度?以上三个问题相互关联,层层递进。笔者试结合麦卡锡教授的研究成果进行剖析,并作出本文的判断。[19]

 

   (一)群起仿效问题

 

   所谓群起仿效是指,如果允许被告对驰名商标的非混淆性使用,其他企业也会在短时间内群起仿效,将相同或类似商标用在截然不同的商品或服务上,长此以往,驰名商标的强度必定会被削弱。针对这类指控,被告往往会作如下抗辩,与驰名商标的强势相比,其非混淆性使用是如此微不足道,以至对驰名商标的影响根本无足挂齿。

 

   按照美国现行淡化理论,如果某个微不足道的使用能够弱化驰名商标标示唯一出处的能力,则其他类似的使用也会导致同样的后果。这就好比一百只蜜蜂蜇人,致命的伤害是累积的结果,而非源于单个蜜蜂的一蜇。[20]而麦卡锡则认为,法院不能凭空认定群起仿效。在他看来,如果被诉商标对于公众心理不太可能产生如此大的影响,以至降低原告驰名商标的强度,则淡化实际上不会发生,或者连淡化的可能性都不存在。

 

   就本案而言,原告根本不会认为,莫斯里在伊丽莎白镇使用“Victor s Little Secret”这一名称会在某种程度上弱化其品牌在公众心目中的印象。这样,促使原告耗费大量资源进行诉讼的原因就只能是对其他人竞相仿效的担忧。也就是说,原告不愿看到,其他企业受到其沉默的鼓励群起效仿莫斯里。那么,是否应当要求驰名商标的所有人举证证明其有此担忧的理由呢?答案是否定的。莫斯里尽管无意造成消费者混淆,即让消费者误认为其与原告有某种关系,但其至少有借助“维多利亚的秘密”这一驰名商标的声誉招徕顾客的故意或企图。

  

    类似案件在我国也时有发生。1999年末,英国劳斯莱斯公司委托涉外商标事务所向云南省和昆明市两级工商局投诉一家取名为劳斯莱斯的卡拉OK歌厅侵犯其商标权,经过查处,该歌厅业主就其商标侵权行为向劳斯莱斯公司道歉,并同意更改名称。[21]正如美国律师协会知识产权分会主席所述,如果法院容忍或者放任“劳斯莱斯”餐馆、“劳斯莱斯”自助餐厅、“劳斯莱斯”裤子、“劳斯莱斯”糖果存在的话,则不出10年,“劳斯莱斯”商标所有人就不再拥有这个世界驰名商标。[22]很显然,这一论断对于“维多利亚的秘密”这一品牌和莫斯里案同样适用。如果法院不制止莫斯里夫妇的行为,“维多利亚的秘密”及类似字眼将出现在各种路边小店上,并最终毁掉这一高雅、时尚而又不无怀旧情调的驰名商标。

 

  (二)消费者心理联想

 

   在淡化诉讼中,原告一般会主张,当普通消费者在日常市场环境下见到在后商标时,至少会想起在先驰名商标。麦卡锡教授认为,如果涉案驰名商标为臆造的标志,也就是在特定的语言或文化中没有其他含义,这一主张无疑是成立的。例如,当普通消费者在报纸上看到“柯达”旅行服务商标时,一般会想到制造相机和胶卷的柯达公司,原因就在于,“柯达”除了作为商标外,没有任何其他含义。在这种情形下,法律才有理由推定,在后商标让消费者想起了在先驰名商标。这就是最高法院在莫斯里案中提到的“心理联想”。

 

   而对于那些除了作为出处标示者之外还有其他含义的商标来说,以上观点是否成立呢?例如,著名的网上书店商标“亚马逊(Amazon)”,“亚马逊”一词除了作为商标之外,在美国至少还有两种含义,即亚马逊河和希腊神话中强壮的女武士。这样,当消费者看到以下四个商标时是否会即时想到前述“亚马逊”商标呢?这些商标分别是:“亚马逊”园林服务商标、“亚马逊”徒步旅行和救生设备商标、“亚马逊”饭店商标和“亚马逊”妇女温泉浴商标。在麦卡锡教授看来,大多数消费者看到这些商标时都不会即时想到著名的“亚马逊”网上书店商标。他还认为,对于“福特(Ford)”汽车、“时代(Time)”杂志、“汰渍(Tide)”洗涤皂、“壳牌(Shell)”汽油、“贝尔(Bell)”直升飞机等商标,情形都是如此。这样一来,如果令消费者记起在先驰名商标的主张不能成立,则既未造成淡化也不具备发生淡化的可能。也就是说,如果被诉商标并未让消费者想起在先驰名商标,则所谓弱化根本无从谈起。因为,弱化最基本的要件就是,同一个商标在消费者心目中同时代表两个不同的出处。

 

   勿庸置疑,消费者的心理联想,亦即看到被告商标会联想到原告商标,是导致商标淡化的必要条件,无联想即无淡化。同时,也应注意,联想并非证明淡化的充分条件,在市场上,联想的内容和强度都会影响淡化案件的认定。但麦卡锡教授将反淡化限于臆造商标的观点却有失偏颇。事实上,某个商标一旦获得了消费者广泛的认可,赢得了很高的知名度,其产生之初是否属于臆造词汇并不重要。例如,“福特”本属姓氏,但作为驰名全球的汽车商标,消费者即便在非类似商品上看到该标志也会自动想到“福特”汽车商标。实际上,就“亚马逊”商标而言,情形恐怕也是如此。因此,在司法实践中,不能简单地根据商标是否属于臆造商标而判定消费者心理联想的状况,而应进一步考量涉讼商标的名声和影响,通过市场调查判断消费者的心理认知,进而就是否存在淡化可能性作出裁判。

 

(三)对驰名商标的损害

 

   根据FTDA的规定,所谓淡化,是指削弱驰名商标标示和区分商品或服务的能力。如果不能禁止被诉商标,因而在短时间内其他企业竞相仿效,且这些在后商标都会令消费者想起在先驰名商标,这是否意味着,驰名商标的强度将会因此而削弱?还是以“柯达”商标为例,如果允许“柯达”钢琴存在,人们一般都会假定,“柯达”商标标示和区分唯一来源和出处的独特性就会被削弱。但事实果真如此吗?在现实生活中,著名商标真的会由于他人使用而削弱吗?这种现象是常常出现,还是绝无仅有?如果有一家公司销售“柯达牌”钢琴,但并未造成消费者混淆,柯达品牌真的会因此而弱化吗?如果对在先商标的损害会普遍而自动发生的假定并不成立,则由弱化造成的淡化就不会或不可能发生。

 

    在麦卡锡看来,现实生活中的情形与淡化理论的假定正好相反,不少著名商标并未由于他人的非混淆性使用而弱化。例如,1989年,法律数据库商标Lexis曾经起诉,请求法院禁止丰田公司在其新推出的豪华小车上使用“凌志(Lexus)”商标,但其请求最终并未得到法院的支持。[23]尽管如此,Lexis商标并未由于凌志的存在而弱化。麦卡锡强调,“我们必须承认人类心智区分同名者的非凡能力,不管这些同名者是熟人、朋友还是品牌。”也就是说,人类的心智可以毫不费力地区分两个或更多的同名商标,即便它们都是驰名的商标,也能够分别划出独立的记忆和存储区,并最终保证同名的驰名商标相安无事。[24]

 

    即便如此,同名商标的存在还是会相互干扰,说人类心智可以或者有能力区分同名者并非没有道理,但要说这种区分毫不费力则难以令人信服。毫无疑问,这种区分活动会增加认知的难度,降低联想的速度和精确度,从而增加消费者在购物过程中的搜寻成本。易言之,如果能够保持独一无二的地位,驰名商标对消费者的心理影响无疑更为强烈。正如波斯纳法官所述,“假设有一家高级饭馆取名为‘蒂凡妮(Tiffany)’。当消费者光顾这家饭馆时,他几乎不会想到该饭馆为蒂凡妮珠宝行开设。但当消费者下次见到‘蒂凡妮’这一名称时,他会同时想到饭馆和珠宝行,这样,‘蒂凡妮’作为该珠宝行标识的功效就会下降。消费者必须付出更高的思维成本才能意识到这是该珠宝行的商号。”[25]

 

五、最后的评论

 

    虽然淡化问题具有鲜明的美国法色彩,其影响却是世界性的。实际上,最早承认淡化现象的并非美国法院,而是德国1924年的“Odol”商标案,[26]德国法院早期反淡化的实践乃是美国淡化理论的重要源泉。如今,根据欧盟各国商标法和《欧共体商标条例》,驰名商标都可以获得类似于反淡化的扩大保护。可以说,淡化理论起源于欧洲,发展完善于美国,最终又被欧洲各国所接受。不仅如此,淡化概念在欧美之外也产生了相当影响,新西兰最近颁布了反淡化法,澳大利亚则正在研究是否步其后尘。[27]事实上,根据巴黎公约和《与贸易有关的知识产权协议》,各成员方都有义务为驰名商标提供跨类保护,反淡化已经成为全球性的问题。

 

    就我国而言,尽管迄今为止的商标法及其实施条例都未出现“淡化”、“反淡化”一类的字眼,但作为巴黎公约和世界贸易组织的成员国,我国同样有义务为驰名商标提供扩大保护,淡化理论和相关判例在我国具有相当影响。我国现行商标法及其实施条例、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》和《驰名商标认定和保护规定》对造成混淆以外之其他侵权行为的规定,就体现了反淡化的见解。[28]在实践中,我国商标审查人员和法官也自觉或不自觉地根据淡化理论调处纠纷、审理案件。就此而言,莫斯里案及其引发的各种争论对我国商标审查、商标执法和司法实践乃至理论研究都不无借鉴意义。

 

    具体说来,与一般商标相比,驰名商标在我国享受的扩大保护主要表现在以下诸方面:第一,就相同或者类似商品申请注册的商标,是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。第二,就不相同或者不相类似商品申请注册的商标,是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。第三,将与驰名商标相同或近似的文字作为企业名称一部分使用且可能引起公众误认的,工商行政管理机关不予登记。第四,如果某个域名或该域名的主要部分至少构成对驰名商标的复制、模仿、翻译或音译,且该域名是依恶意注册或使用的,即应认为该域名与该驰名商标发生冲突。其中,第一种情形并未突破传统商标权的保护范围,即依然建

立在制止混淆的基础上,只不过不以商标注册为前提。其他三种情形则类似于美国商标法给予驰名商标的反淡化保护。

 

    在实践中,驰名商标所有人要想通过诉讼制止他人侵害其商标权的行为,同样必须尽举证之责,证明标准问题不容回避。不管是哪一种侵权形式,最终都会损害商标所有人的利益,理当禁止。问题在于,商标所有人是只需证明存在损害可能性即为已足,还是应当更进一步,证明发生了实际的损害?与美国商标淡化诉讼一样,答案只能是前者。实际上,在商标审查或商标诉讼中,商标审查人员或者法官在认定是否存在损害可能性时,只能模拟普通消费者尽普通注意时的情形进行判断,一旦损害可能性成立,在实际的市场上,往往已有相当比例的消费者发生了对相关商标的混淆或者误认。如果坚持以实际损害的发生作为商标侵权的认定标准,则不能做到及时制止侵权、有效保护商标权人的利益。

 

    与商标淡化一样,混淆、误认或误导都属于消费者的心理活动,这些心理现象的基础就是心理联想,只不过侵权形式不同,消费者心理联想的内容、强度也会有所不同。就此而言,莫斯里案对消费者心理的关注值得我们借鉴。事实上,早在1942年,美国弗兰克福特法官就明确指出:“商标保护意味着法律对于符号心理功能的认可”,[29]这一论断一直为人们所津津乐道,却并未引起足够的重视。诚如斯言,从本质上讲,商标是属于心理或思维的,[30]消费者乃是商标法中最后的尺度。打一个形象的比喻,消费者心理就仿佛化学实验中的试纸,被浸泡在市场中作为判断商标所有人能否成功起诉近似产品制造者或销售者的“硝酸试金”。[31]这就意味着,只有通过市场调查,借助心理学特别是认知心理学的分析工具,我们才有可能准确把握商标侵权乃至商标制度的本质。在这方面,我国几乎还处于一片空白,急需拓荒性的研究。

 

    随着国际贸易的发展和海外投资的扩大,我国企业特别是其国外子公司或分支机构随时都有可能在美国和其他国家遭遇商标淡化诉讼。而正如麦卡锡教授所述,“FTDA是一部强有力的法律,企业既可以之作为进攻的利剑,又必须备好防守的盾牌。”[32]因此,准确理解FTDA,深刻领悟商标淡化的证明标准,对于有志于拓展海外市场的中国企业而言,已是一件十分迫切的任务。为此,商标法学界理应未雨绸缪,做好理论准备,以备企业不时之需。

 

 

 

    *作者单位:中南财经政法大学知识产权研究中心。本文系教育部人文社会科学重大攻关项目“知识产权制度的变革与发展”(编号:04JZD0016)的中期成果。

 

注释：

[1]FTDA即FederalTrademark DilutionAct,已纳入联邦商标法也就是兰哈姆法之中。其第43条第3款规定:“驰名商标所有人有权获得禁令救济,以禁止他人在商业活动中对其商标作商业性使用,条件是这种使用始于商标驰名之后且淡化了(cause dilution)该商标的显著性。”第45条则属定义条款:“所谓‘淡化’是指削弱驰名商标标示和区分商品或服务的能力,而不管:(1)驰名商标所有人与其他主体之间是否存在竞争关系。(2)是否存在混淆、误认或欺骗的可能性。”与“淡化可能性”和“实际淡化”相对应的英文分别是“likelihood of dilution”和“actual dilution”。

 

[2]V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 259 F.3d (6th Cir. 2001), rev d, 537 U.S. (2003).为便于行文,以下简称莫斯里案。基于同样的原因,将美国联邦最高法院亦简称为最高法院。

 

[3]在商标法中，一般所谓的侵权仅限于可能导致混淆的传统侵权形式，而不包括商标淡化。

 

[4]传统上,商标淡化包括弱化(blurring)与丑化(tarnishment)两种形式,但FTDA只规定了前者。这样,丑化是否构成联邦诉因就常常成为争论的议题,本文对此有所触及,但不深究。

 

[5]Nabisco,Inc.v.PF Brand.Inc.191F.3d 208,223-24(2d,Cir,1999)

 

[6]Ringling Bros.-Barnum&Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev., 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999).

 

[7]Michael J. Schwarz,Demonstrating the requisite Level of a Fderal Trademark Dilution Claim,25 Pace L .Rev.157.

 

[8]J. ThomasMcCarthy, Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts? 41 Hous. L. Rev. 713.

 

[9]Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 433 (2003).

 

[10]Pinghuest ,Inc. V. Wick, 256 F.Supp.2d 424,431-32(M.D.N.C. 2003)

 

[11]Lee Middleton Original Dolls, Inc. v. Seymour Mann, Inc., 299 F. Supp. 2d 892, 902 (E.D. Wis. 2004).

 

[12]Ringling Bros.-Barnum&Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev., 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999).

 

[13]Merges, Menell, Lemley: Intellectual Property in the NewTechnological Age, third edition(2003), pp.637-638.

 

 

[14]Moseley v. V secret Catlogue,Inc,537U.s.418,433(2003)

 

[15]Merges, Menell, Lemley: Intellectual Property in the NewTechnological Age, third edition(2003), pp. 637-63

 

[16]United StatesTrademark Association Trademark ReviewComm., Report and Recommendation toUSTAPresident and Board of Direc-

tors, 77 Trademark Rep. 375, 455 (1987

 

[17]H.R. Rep. No. 104-374 (1995), As Reprinted in 1996 U.S.C.C.A.N. 1029.

 

[18]Matthew C. Oesterle, A Call to Amend the Federal Trademark Dilution Act of 1995, 81 Chi.-Kent. L. Rev. 235.

 

[19]麦卡锡的观点源于J. ThomasMcCarthy, Proving aTrademarkHas Been Diluted: TheoriesorFacts? 41Hous. L. Rev. 713,不一一加注。

 

[20]J. ThomasMcCarthy, Trademarks&Unfair Competition 24:94 (4th ed. 2004)

 

[21]参见吴汉东主编:《知识产权法》,中国政法大学出版社2004年版,第312页

 

[22]参见[美]苏珊·瑟拉德:《美国联邦商标反淡化法的立法与实践》,张今译,《外国法译评》1998年第4期。

 

[23]Mead Data Cent.,Inc.v.Toyota Motor Sales,U.S.A.,Inc,875F.2d 1026,1027(2d Cir.1989)

 

[24]J. ThomasMcCarthy, Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts? 41 Hous. L. Rev. 713.

 

[25]    Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509, 511 (7th Cir. 2002)

 

[26]在该案中,著名漱口水商标“Odol”所有人请求法院撤销同一商标在钢制品上的注册,并最终胜诉

 

[27]J. ThomasMcCarthy, Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts? 41 Hous. L. Rev. 713.

 

[28]参见前引○21,吴汉东书,第248页

 

[29]Frankfurther,J., in Mishaw Rubber&Woolen Mfg.Co.v.S.S.Kresge Co.,316 U.S..203,205(1942)

 

[30]Richard L. Kirkpatrick, Likelihood of Confusion in Trademark Law, at xx (2000).

 

[31]Jeremy Phillips, Trade Mark Law: A Practical Anatomy, Oxford University Press, 2003, p. 21.

 

[32]J. ThomasMcCarthy, The 1996 Federal Antidilution Statute, 16 Cardozo Arts&Ent LJ 587.