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知识产权资本化是知识经济发展的内在要求，是知识资本运作的重要组成部分。但知识产权的无体性，决定其作为投资手段比用有形财产投资更具复杂性。因此出于接受知识产权投资的公司的安全运行考虑，需要有一套科学、严密、可行的知识产权资本化的运行机制，以防范公司因接受知识产权投资而可能发生的风险。本文仅从知识产权出资主体的适格性角度，论述知识产权出资风险的法律防范问题。
了解知识产权资本化过程中的风险，目的在于从法律上对此进行规制，预先将可能发生的风险限制在尽可能小的范围之内。
一是用作出资的知识产权的合法性问题。考察知识产权出资是否合法是公司接受其出资的逻辑前提。作为商标或专利的出资人，倘若其是该商标权或专利权的原始取得主体，公司应当审查其商标注册证或专利证书；倘若其是该商标权或专利权的继受取得主体，公司应当审查其受让该商标或专利的合同书原件。作为专有技术的出资人，亦应向接受出资的公司出示诸如保密协议、保密制度、运用该技术已经取得的产品等证明文件并以足以证明自己的权利主体身份为限。以计算机软件出资，出资人应当依法将其计算机软件向有关机关办理著作权登记手续，并向接受该计算机软件投资的公司出示登记证书
[1]。出资人以诸如工程设计图及其说明、产品设计图及其说明、建筑模型等普通作品的著作权向公司出资时，亦应办理著作权登记，以证明其出资客体的合法性。
二是用作出资的知识产权的稳定性问题。所谓知识产权的稳定性，指该项知识产权在法定保护期限内能够被权利人控制并受法律保护的程度。接受知识产权投资必须考察该知识产权的稳定性，这是知识产权的特性决定的。一方面，我国《商标法》对已经取得注册的商标设置了“撤销”程序，《专利法》为已经获得的专利权规定了“无效”程序。这就意味着，用作出资的商标和专利，有可能因他人的申请而被“撤销”，其结果必将导致该知识产权出资无效。另一方面，用作出资的知识产权可能会有第三人提出权利要求，设若该第三人的要求在法律上成立，就同样会产生出资无效之后果。再一方面，用作出资的专有技术，有可能因种种原因已令他人所掌握，从而使该技术丧失其应有的市场优势；用作出资的计算机软件、工程设计图等，可能涉及侵犯他人著作权问题等等。
三是用作出资的知识产权的时间性问题。对用作出资的知识产权的时间性进行考察，仅涉及以注册商标、专利技术和计算机软件等出资。商标权、专利权和著作权均有法定的有效期，过期的知识产权便失去了其投资价值，当然不能用来向企业投资。另外有两点需要注意，虽未过期但保护期将至的专利、计算机软件等其价值将大打折扣，甚至可能被新的相关技术或知识产权所取代，其投资价值几近于无；与此相反，一件商标已经使用的时间越长，往往价值越大，其投资价值越引人瞩目，只是切记及时续展注册这一点。
四是用作出资的知识产权的地域性问题。地域性是知识产权的重要特征，它对知识产权资本化会产生两个方面的影响：其一，将产品定位于出口的企业在接受知识产权投资时，应当考虑到，其产品所含有的该种知识产权只在本国能够受到法律的保护，一旦出口则另当别论。当然，可以到目标国申请取得知识产权后，再进行产品出口。这又涉及两个问题，首先，在我国已经取得知识产权的智力成果，到他国未必能取得知识产权；其次，即使能到他国取得知识产权，其中的成本亦应纳入考虑的范围。其二，企业接受来自于国外的知识产权投资，必须确保该项知识产权已经在我国受到有关法律的保护，其知识产权的合法证件必须是我国政府颁发的。尤其，如果接受来自于国外的专有技术出资，还要确保该技术不与已在我国获取的专利相冲突。
用作投资的知识产权的商业化程度，直接决定该项知识产权在本企业能否应用、作用大小等，这其中需要考虑的因素主要有：
一是用作投资的知识产权在技术上是否实用。以专利为例，我国专利法要求，申请专利的发明创造除了应当具备新颖性和创造性外，还应当具备实用性，并将“实用性”界定为“能够制造或使用，并且能够产生积极效果”，但这一实用性要求，只是强调申请专利的发明创造体现为具体方案，具备实施的可能即可，并不要求能够立即制造或使用甚至已经制造或使用过。除专利技术外，用专有技术和计算机软件出资，也必须对该知识产权在技术上的可实施性进行论证。
二是用作投资的知识产权市场前景如何。获得知识产权的创造性智力成果一般都是先进的，有可观的市场前景，但先进与市场前景毕竟不能划等号。依照我国现行专利法的规定，一项发明专利从申请日到授权日可能长达三、四年的时间甚至更长，某项发明创造在申请专利时很有潜力，但很可能在取得专利权时其市场潜力已大打折扣甚或不复存在。另外，专利技术的先进性及其市场前景也只是与已经公开的技术比较而言的，更加先进而又尚未公开的技术往往是专利技术的“克星”。总之，企业接受创造性智力成果投资，旨在获得赢利性强的技术，形成竞争优势，因此对用作投资的知识产权的市场前景状况进行深入细致地考察论证十分必要。
三是用作投资的知识产权的经济寿命之长短。知识产权的经济寿命并不等同于其法律保护期。对于创造性智力成果权而言，有效期即将届满的知识产权其经济寿命无疑为时不长，但有效期较长的知识产权其经济寿命也未必就长。专利制度既保护发明人、设计人的利益，对其获得专利的发明创造给予一定时日的“独占”性法律保护，同时专利制度的公开特点也使专利权人的“独占权”具有了一定的相对性。这是因为，专利文献的公开，加之信息高速公路的开通，使人们在原有专利技术的基础上开发出更加先进的技术从而淘汰已有专利的时间大大缩短。基于此，企业接受创造性智力成果投资，需要将技术的经济寿命与知识产权的有效期分开考虑。
四是用作投资的知识产权在技术和法律上有无其他制约因素。一方面，用商标、专利、专有技术、计算机软件等投资，该项商标、专利、专有技术或计算机软件在出资之前是否已经许可他人使用，已经许可多少人使用，许可他人使用的时间、范围等，都是决定该项知识产权能否用作出资以及作价大小的十分重要的因素；另一方面用专利技术出资，该项专利技术是否属于从属专利。所谓从属专利，是指“一项取得专利权的发明或者实用新型比前已取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施。”
[2]这种情况多见于改进发明，即后一专利是在前一专利的基础上的改进，通常情况下，后一专利先进于前一专利，而前一专利又尚在有效期内，那么后一专利的专利权人要实施自己的专利，就必然构成对前一项专利的侵犯。易言之，欲实施后一专利就不得不先取得前一专利权人的许可，这就意味着必须支付一定的使用费，这样的专利在出资作价上势必要打折扣。
我国现行公司法虽然取消了1993年公司法关于“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。”的限制，但是却增加了“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。”的规定，从而从反面限制了包括知识产权在内的非货币资产出资的比例。知识产权量化为产业资本后所占公司全部资本的比例应当有所限制。这主要考虑到，知识产权不是公司经营的唯一要素，它只有与货币、实物等有形资本有机结合、合理配置，才能充分发挥其效能。
现代企业作为资本的集合体，其信用基础寄托于其责任财产的真实和稳定。为此，在大陆法上有所谓公司“资本三原则”，即资本确定原则、资本维持原则和资本不变原则。我国公司法虽然未明确将资本三原则写进法条，但均将此精神贯彻其中。其中，资本维持原则要求公司维持与资本总额相当的财产，即要求公司成立后的动态过程中要保持实有资本额的相对稳定。假如公司接受专利技术、计算机软件投资，那么该专利技术、计算机软件有效期届满后，则该项知识产权的价值势必大大降低乃至为零，此时公司的资本必须填补，否则将违反公司资本维持原则
[3]。鉴于此，企业在接受知识产权出资时，应当对此事先作出约定，防止不必要的风险发生。
技术的开发和知识产权的取得一般要比普通商品耗费更多的资金、人力、物力和时间，知识产权出资方不仅想通过以知识产权出资的方式收回其研究成本并取得一定的收益，同时也希望以知识产权出资后能够****限度地保持自己技术上的垄断地位，不愿丧失其竞争的技术优势。为此，在知识产权资本化的过程中，一些知识产权出资方常常利用其智力上的优势，对知识产权出资附加了种种不合理的条件，从而妨碍公平竞争原则。例如，知识产权出资方限制接受方对用作投资的技术进行发展和改进，要求接受方同时接受其本不需要的其他知识产权等，这种情况在以知识产权跨国投资的实例中表现得尤为突出。接受知识产权投资的企业应当高度警惕，防止这类有失公平的现象发生。
二、知识产权出资主体的适格性考察
依照公司法律制度的规定，公民、法人或者其他组织均可作为公司出资人，他们在用知识产权出资时，必须对该项知识产权享有合法处分权，确保接受投资的公司对该项知识产权可以对抗第三人。为防范公司风险，对知识产权出资人还应做如下考察：
首先，是否只有公司发起人才能用知识产权出资是一个有争议的问题。有学者强调，“从我国《公司法》的条文来看，只规定了股份有限公司发起人得以货币以外的实物、无形资产折价入股，但未规定发起人以外的认股人是否可以货币以外的方式折合股款。应当认为，我国不允许发起人以外的认股人以实物、无形资产出资，但在公司合并时当属例外。”
[4]。笔者认为，无论是有限责任公司还是股份有限公司，其发起人以非现金形式出资自然是常例，但至少从理论上讲发起人以外的股东也应当有权以包括知识产权在内的非现金财产出资。以知识产权为例，并非只是在设立之初公司才需要先进的技术、知名的品牌，在公司存续期间，不断引进先进、实用的技术成果，善于运用知名品牌开辟市场，都是关乎公司生死存亡之举。从公司发展角度看，吸收知识产权出资入股比花费重金购买知识产权更有利于公司的长远利益，不仅可以为公司节约大量的资金，而且更加有利于知识产权功能在公司的发挥。因此，无论是有限责任公司还是股份有限公司，应当允许其在设立后的经营过程中吸收知识产权出资。
其次，公民个人用专有技术、计算机软件等知识产权出资的，应当考察该成果属于职务技术成果还是非职务技术成果。依照专利法规定，在执行本单位任务过程中或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造是职务发明创造；职务发明创造的出资处分权一般情况下归单位，发明人或设计人不能以个人名义用其出资，当然发明人或设计人对此另有约定的除外。我国《著作权法》第16条规定，一般情况下职务作品的著作权由作者享有，法律另有规定或当事人另有约定的除外。但该法同时规定，作者享有职务作品的著作权情况下，法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。“作品完成两年内，未经单位同意作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。”这表明，作者以该作品向公司出资亦应受此限制。我国《计算机软件保护条例》第13条规定，自然人针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件，开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或自然的结果，以及主要利用法人或者其他组织物质技术条件开发并由法人或其他组织承担责任的软件，其著作权由法人或者其他组织享有。可见，如果公民用职务成果以个人名义出资，就有可能被其所在单位提出异议或者权利要求，给接受该技术成果投资的公司带来诸多麻烦。
再次，法人或者其他组织用知识产权出资，应当注意考察主体的权利能力和行为能力。我国《民法通则》根据法人活动的性质，将法人分为企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。首先，在机关法人中，国家授权代表国家并以国有财产进行投资的机构或部门可以成为公司的投资者，因此它们也当然可以用知识产权向公司投资。其他情况下，机关法人不能成为知识产权出资人。虽然我国现有法律并未明文禁止行政机关可以出资与他人组建企业，但它没有用于经营的财产，只有用于机关公务的预算经费，因此机关法人不能作为知识产权的出资主体，并且中共中央也曾三令五申行政机关不得经商。其次，公司“出资人为法人，包括企业法人（含外国公司、企业等）、事业单位法人和社会团体法人。”
[5]只要其对某项知识产权享有处分权，就可以以此向公司出资。第三，“其他组织”作为知识产权出资人，一方面该其他组织原则上应属于独立的民事主体，能够与企业的其他出资人平等地享有权利和承担义务；另一方面，该其他组织确实对用作出资的知识产权享有出资处分权。 最后，多个主体用其共同享有权益的知识产权出资，应当注意考察该多个主体之间的法律关系。以专利法上“共同发明创造”为例，一种情形是委托开发的技术成果，对委托关系下产生的技术成果，法律规定由委托双方在委托合同中约定成果权利的归属；约定不明或者未做约定的，所开发出的技术成果归受托方享有。另一种情形是合作开发的技术成果，该成果归合作开发各方共有，一方对该成果的处分，须经过其他各方同意，并且所得收益共享。鉴于此，对用多个主体共同享有权益的知识产权出资，首先要确认出资人具有用该知识产权出资的处分权，其次要对出资后共同权利人的权利义务作出约定，尤其是他们对企业的收益分配、亏损分担比例、参与公司事务执行的权利与方式等。
从公司法角度考察，凡出资标的均应具备确定性、价值性、兑现性和可流转性等适格性考察
[6]。为了保证知识产权资本运营的安全，公司接受知识产权出资时也应当要求知识产权出资主体在出资协议中作出相应的法律承诺。
出资方应当保证其用作出资的知识产权是合法、有效的知识产权，承诺自己所交付的知识产权是第三方不能根据知识产权法或其他法律提出任何权利要求的。为此，对外经济贸易部和国家工商行政管理局于1988年1月1日发布的《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》第2条规定，合营各方认缴的出资应当是合营者自己所有并且未设立任何担保物权的工业产权、专有技术等，“凡是以实物、工业产权、专有技术作价出资的，出资者应当出具拥有所有权和处置权的有效证明”。在用知识产权认缴出资时，应提交该知识产权的有关证明资料，包括专利证书、商标注册证、著作权登记证明文件、知识产权受让合同、有关该知识产权的技术特性、实用价值、发展前景、实施条件等有关技术文件，作为投资合同的附件。
出资方用作出资的知识产权技术上的可靠性，是指出资方要承诺用知识产权出资后，依约提供相关技术资料和咨询、培训服务；保证提供的资料是完整、可靠的；保证用作出资的知识产权确实适合所投资公司的应用，若有欺诈须承担法律责任。另外，知识产权等无形财产，一方面其价值评估有较大的弹性，如果其价值被高估，知识产权出资方应依照规定补交其差额，公司设立时的其他股东或发起人对此承担连带责任；另一方面某些知识产权是国家授权而产生的，可依照法定程序被撤销或宣告无效，一旦用作出资的知识产权被撤销或宣告无效，该知识产权出资方必须承担资本填充义务。
出资人如果以知识产权转让方式出资，必须承诺该项知识产权被接受出资的企业使用时不足以产生误认、混淆或者其他不良影响
[7]。关于可否以商标“部分转让”的方式出资值得商榷。我国《商标法实施条例》第25条第2款规定：“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并办理。”实践中，众多公司尤其是名牌企业推行“名牌延伸”策略，一件商标往往注册使用于几种甚至更多种商品或服务上。从理论上讲，该企业出于生产经营目的是可以将该商标进行部分转让出资的。例如某公司将A商标分别注册于甲、乙、丙三种商品上，后来该公司因故停止生产经营丙商品，致使使用在丙商品上的A商标处于闲置状态，此时，该公司在不影响自己对A商标在甲、乙商品上的所有权的前提下，可以将用在丙商品上的A商标转让出资给其它公司。对此，《欧洲共同体商标条例》第17-19条有“商标权可以全部转让，也可以部分转让，可以连同企业经营，也可以不连同”的规定。香港《商标条例》规定，注册商标的转让或转移可以是全部商品或服务注册的专用权的转让或转移，也可以是部分商品或服务注册专用权的转让或转移。受让人无论是全部还是部分地得到原商标权利，都有权对侵犯了自己享有的那部分注册商标专用权的行为起诉。
[8]商标“部分转让”出资也好，整体转让出资也好，只要不足以产生误认、混淆或者其他不良影响即可。
出资方以知识产权许可使用方式出资所涉法律后果较为复杂，出资方在法律上的承诺主要有：出资人以知识产权许可使用方式出资，则知识产权权利人再向第三人转让该知识产权就应受到限制。这是因为，知识产权权利人以该知识产权的实施权出资后，再将该知识产权转让于第三人，那么若新的知识产权权利人直接取代原知识产权权利人成为所投资公司新股东，则违反我国《公司法》有关出资人转让出资须经其他出资人同意，其他出资人有优先购买权的规定；若新的知识产权权利人不直接取代原知识产权权利人的股东的地位，允许原知识产权权利人继续享有股东的权利，则知识产权实施权就脱离了知识产权主体，这与知识产权法的基本原则相悖。
我国现行公司法取消了1993年公司法关于“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。”的限制，却增加了“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。”的规定，从反面限制了包括知识产权在内的非货币资产出资的比例。知识产权量化为产业资本后所占公司全部资本的比例应当有所限制。这主要考虑到，知识产权不是公司经营的唯一要素，它只有与货币、实物等有形资本有机结合、合理配置，才能充分发挥其效能。在知识产权投资的具体实践中，投资者的知识产权资本与现金资本、实物资本应当比例适当，其确定的一般原则应当是：在合理作价的前提下，企业的技术密集程度和先进程度越低，其知识产权投资的比例应当越小，反之，企业的技术密集程度和先进程度越高，其知识产权投资越应受到鼓励；知识产权的出资额只能在总出资额中占一定比例。
特定投资者是否可以单纯以知识产权出资？有学者认为投资者不宜单纯以知识产权出资，必须在用知识产权出资的同时再出资一定比例的现金或实物
[9]。笔者认为这种做法过于保守，针对于某一个特定的公司而言，只要在其资本构成中，知识产权资本与其他形式的资本比例适当，符合公司法的有关规定即可，但不能苛求某一特定投资人在用知识产权出资的同时必须再用一定比例的其他财产出资。因为，一方面公司法中并未有此苛刻的规定，另一方面这样要求势必会在客观上为知识产权资本化设置人为障碍，打击知识产权主体投资的积极性。
用知识产权出资必须遵循公平合理的原则。实践中，为了维护知识产权所有人的利益和实现公司目标，知识产权出资方常常要附加一些条件，如要求接受知识产权出资的公司保证专利商品或使用特定商标的商品的质量、维护名牌商标的信誉，对以商标许可使用方式出资的，出资人必须承诺及时办理商标的续展注册等等。但禁止依赖其技术优势而附加不合理条件，如要求接受知识产权投资的公司必须购买其设备、原材料、零部件；要求同时购买或者接受其不适当的实物或无形资产；要求必须雇用其指定的管理人员；不合理地限制接受知识产权投资的公司再购买或使用他人相关的知识产权；不合理地限制所投资公司使用该知识产权的商品销售渠道；为后续改进技术的交换或回授规定不合理条件等。 出资人用知识产权出资时，不得附加类似不公平或限制竞争、妨碍技术进步的不合理条件。 |