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商业方法软件专利保护:美国的实践及其启示


发布时间:2005年9月3日 张平 点击次数:2732

[摘 要]:
在专利制度建立之初,各个国家几乎无一例外地排除了对商业方法和计算机软件的专利保护。随着经济的发展和互联网的诞生,美国对商业方法软件逐步给予专利保护。从美国对商业方法软件专利保护的历史发展过程可以看出,美国在立法层面上从未改变专利保护的范围,更多地是从其产业政策角度在专利审查指南以及判例法中对专利保护范围作出新的诠释,从而使其专利保护紧密配合市场需要。美国的这一做法对我国具有重要的启示作用。
[关键词]:
商业方法 计算机软件 专利法 扩张保护

   随着2002年底、2003年初中国专利局对两件美国花旗银行商业方法专利的先后授权(实际上在非银行界的申请人中已有许多有关电子商务方法的专利申请被授权),①一时引起了媒体和知识产权业界的重视和一定范围内的讨论。于是,我国的银行界也开始关注专利和知识产权问题,在各商业银行中也有一定的专利申请。但是,这些申请多是围绕着钞票清点设备、防盗设备、钞票印制、捆钞装订、钞票识别防伪技术等办公器材硬件设备展开的,涉及商业方法的软件专利不多,而国外银行以及网络公司在中国申请的有关电子商务方法的专利已经覆盖了中国金融业的基础服务。尽管美国花旗银行在中国申请的30多项专利②中仅有两项获得专利授权,但这两项授权专利所覆盖的保护范围已经将中国现有的与电子支付有关的银行业务、证券、保险等都纳入其中。直至今天,这两项专利仍然像定时炸弹一样埋伏在中国的金融市场,时刻威胁着中国的金融业。本文无意涉及花旗银行这两项专利的法律状态,但期望透过下面的分析,探讨美国商业方法软件专利保护的发展历史,进而对我国制定相关政策提供参考意见。

一、 关于商业方法发明

    在专利制度建立之初,各个国家几乎无一例外地排除了对商业方法和计算机软件的专利保护,认为在这两个领域中的智力成果不属于专利法意义上的新发明或技术方案,如果需要寻求保护的话,可以通过其他法律实现,如版权法、合同法、反不正当竞争法或商业秘密法等。但是,通过其他任何一种法律来保护这两类客体都有其局限性,都不能使其拥有者享有像专利权那样强的独占权。因此,尽管我们可以从专利法中推论出这两类客体属于排除保护的对象,在历史上还是有很多人试图在这两个领域内获得专利,不过当时各国专利局的立场都比较坚定,始终没有打开这扇大门。美国是专利大国,许多“游戏规则”都源于美国,而突破也首先发生在美国。

    在美国的专利历史上,授予财务和商业管理相关的专利权最早可以追溯到1799年由Jacob Perkins先生发明的“Detecting Counterfeit Notes”,但是目前已没有详细的文献记录了。③被详细记录下的第一件与财务有关的专利是1815年John Kneass的“一种防止伪造的打印方法专利”。在美国专利商标局成立的前50年,一共授予了41件与金融和管理有关的专利。④尽管这些专利以产品、设备和方法为主,其中也不乏单纯商业方法变相申请的漏网之鱼,只是当时没有发生诉讼,也就没有考查的必要。有些文章提到涉及商业方法专利的诉讼案例可以追溯到1893年的The United Credit System Co.v. American Indemni ty Co.一案,⑤在该案中法官确立了基于直接的商业经营方法的概念是不能获得专利的。而学者们通常认为1908年Hotel Security Checking Co.v. Lorraine Co.一案(以下简称Hotel Security案)⑥是确认商业方法专利保护原则的里程碑案件。在该案中,美国联邦上诉法院第二巡回法庭正式确立了商业方法在专利保护上的除外原则,⑦这个原则曾被以后许多案件所引用。需要说明的是,法院在该案中并不是以原告的专利系属“商业方法”为由而宣布其无效,而是以“在先技术”(Prior Art)使该专利不具备创造性为由将其撤销,然后再进一步给出如下的表述:从含义上看,对业务往来的系统,即使使用最广义的解释也无法在脱离实际执行的步骤之外构成“技术”,因而单纯的商业方法不能被授予专利。这就是所谓的“商业方法除外原则”的具体含义。

    法官创设的这一理论是基于《美国专利法》第101条(35U.S.A.§101)规定得出的。该条规定:凡发明或发现任何新颖而适用的工序、机器、制造品和合成物质,或上述各项新颖而适用的改进,可以按照本法所规定的条件和要求取得专利权。⑧法官认为商业方法不能落在“工序、机器、制造品和合成物质”的范围内,从而不属于一种技术。在这里需提及的是,1952年《美国专利法》修改时将原来使用的“技艺”一词改为“工序”,但无论怎样称呼,他们都应属于技术的范畴。而在HotelSecurity案中,申请专利的主题是单纯的商业方法,法院认为无论如何这也不能属于“技术”范畴。

    从此,对于商业方法的专利申请基本上是按照这样的原则被排除在专利保护之外。这一结论在其后的一系列案例中被得到认可和遵循,虽然不乏左右摇摆的案例发生,但基本没有引起震动。直到1998年的StateStreet Bank&Trust Co.v. Signature Financial Group,Inc.一案(以下简称State Street Bank案)发生时,才彻底地宣告了专利保护上“商业方法除外原则”的死亡。⑨法官在此案中确定了商业方法应当与其他行业的专利申请平等的原则。至此,商业方法专利保护的大门彻底开放。

    那么,什么是商业方法专利呢?虽然目前还没有一个十分明确的定义,但我们可以从美国众议院议员Rick Boucher和Howard Berman提出的《2000年商业方法专利促进法》的提案中看到这样的表述:商业方法专利是指下列方法之一:(1)一种经营、管理或其他操作某一企业或组织,包括适用于财经信息处理过程的技术方法;(2)任何应用于竞技、训练或个人技巧的技术方法;(3)上述二者所描述的由计算机辅助实施的技术或方法。⑩可以说,商业方法专利是通过技术手段实现的商业方法发明。但是,我们从Signature的“金融服务数据处理系统”专利到AT&T的“电话系统中的对话使用记录”专利以及Amazon公司的“一次点击”专利等美国的实践中可以看出,商业方法专利已不再特别强调技术上的创造性,而更多考虑的是商业方法的独特性和技术的应用性。

二、关于计算机软件发明

    20世纪60年代,随着计算机软件的发展,在美国国内开始讨论究竟给计算机软件以什么法律保护的问题。由科学家、学者、计算机产业界代表以及专利商标局局长组成的专家特别委员会提出的报告《计算机程序的专利性质》指出:计算机软件不应得到专利保护,理由是计算机程序包含有数学算法,而算法近似于自然法则,因而软件不属于专利法规定的法定客体,从而将其纳入版权法的保护之下。在美国的干预下,其他国家都采纳了版权法保护计算机软件的做法。

    但是,在美国的司法界对软件的专利保护却持相对积极的态度。1969-1970年两年中美国关税与专利上诉法院(CCPA) 先后推翻了美国专利商标局作出的三项驳回计算机程序专利申请的决定,判决授予有关的计算机程序以专利权。判决的理由是:只要涉及程序的权利要求的范围限于程序的机械执行过程,而不是思维过程,那么它作为“技术工艺”的一部分即具有可专利性,属于可获得专利权的法定主题。但是,1972年美国联邦最高法院在Gottschalkv.Benson一案中推翻了CCPA的决定,作出如下判决:该申请的权利要求不限定于任何特定工艺和技术,或者任何特定装置或机器,或者任何特定目的的利用,其权利要求实际上是算法,而算法和数学公式是等同的,因而不能授予专利权。在1976年的Dannv.Johnston一案和1978年的Parkerv.Flook一案中,美国联邦最高法院又两次否决了CCPA的决定,拒绝授予涉及软件的申请以专利权,但同时特别指出这些判决并不意味着他们否认利用专利法保护计算机程序的可能性。总之,在1978年之前,美国司法界在利用专利法保护软件的观念上总体处于拒绝保护状态。此后,美国对计算机软件经历了弱保护时期、反复不定时期和开放保护时期的历史演变。

    1996年3月29日美国专利商标局实施新的《与计算机有关的发明的审查基准》之后,美国开始大幅度地开放与计算机软件有关的专利保护范围,不再单纯地强调软件在工序和应用上的可专利性,美国专利商标局基本上已经以“实用性”取代“技术性”作为一项软件发明是否具有专利性的判断依据。

三、商业方法+计算机软件发明

    互联网的发展带来了金融服务的互联互通,有关电子商务上使用的商业方法通常都以计算机软件的形式加以应用。人们开始认识到这些软件化了的商业方法不同于传统的商业方法,它们都是通过计算机的运行给人类社会带来的新经营模式,于是大量的所谓商业方法软件专利申请提交到美国专利商标局。在1998年之后,这一申请大潮引起全世界的关注:欧洲先是强烈地反对,进而开始跟进;日本官方曾经也表示对美国这种滥发专利证书的做法表示怀疑,但是日本的企业很快就积极响应,在美、欧、日专利局中日本的这类申请已经超过美国。

    商业方法软件专利将两种本来存有争议的保护客体融于一身,使得在判断能否构成专利保护客体的时候要将以前确立的商业方法发明的专利适格性和计算机软件发明的专利适格性一并考虑。从逻辑关系上讲,申请商业方法软件专利应同时具备商业方法专利和计算机软件发明专利的申请条件,而不是只具备其中任何一项申请条件即可,这本应当使获得商业方法软件专利保护的条件变得更为苛刻,但事实上远不是这样的逻辑推理。

    涉及将商业经营方法计算机软件化的发明最典型的案例就是State Street Bank一案。法院的态度十分明确,法院对于商业方法的可专利性的判断彻底否定了“商业方法除外原则”,并认为这是认知上的错误。而法院对于计算机软件的可专利性的判断,也彻底废止了以前确立的Freeman-Walter-Abele测试分析法,并认为该测试分析法只能用于判断申请中是否只包含了数学方法,而不能判断该发明是否具有实用性。如果一项发明通过执行某种数学演绎法则,产生如投资比例、损益、资产等各项具体而有用的信息时,人们可视为其产生了有用的、具体的与有形的结果,即认为其具有实用性,因而可以认定此发明中的软件操作系统是可以作为专利标的的。State Street Bank案的判决为各种不同类型的商业方法软件化的发明打开了可专利性的大门,也使得在网络世界中与电子商务相关的软件等网络技术具有可专利性的条件大大放宽。

    在AT&T Corp.v.Excel Communications,Inc.一案中,法院再次确认“实用性”法则,即在审查有关数学逻辑或演绎的权利要求时,关键在于判断该数学演绎是否有过实际的应用并且产生了实用的结果。如果答案是肯定的,则表示该权利要求具有可专利性。
以上两个判决宣告了专利审查的重点从技术性转向了实用性,从而意味着有关计算机软件的专利申请已不限于工程性的机器、装置或方法。公司的经营策略、管理方针、投资模式等原本属于“抽象的概念”或“智力活动的规则”,但若以“与机器结合”的方式表现出来,就可以受到专利保护。一项非常普通的经营方法,一旦将其使用到电子商务之中,由于是通过计算机软件实现的,也会被认为是一项新发明。

    这两个案件是商业方法软件专利保护的分界线,由此引发了欧洲和日本在这一领域内一贯稳定的政策的改变。

    那么,究竟什么是商业方法软件专利呢?目前还没有一个十分精确的定义。而由于各国在专利分类上的差异,与商业方法有关的软件专利也可能会分到不同的类别中,因而也不可能将商业方法软件专利与其他专利严格区分出来。

    这里我们可从不同角度来讨论这一概念。日本特许厅第四审查部部长井上正先生认为:“单纯的商业方法由于缺少技术特征被排除在专利保护之外,尽管我们现在称为商业方法专利,但这并不意味着我们突然开始保护那些传统专利法不保护的纯粹的商业方法和商业模式。技术随着时代的改变而变化,专利权也会授予给那些使用现代技术产生的发明。例如那些使用在银行操作系统上的自动柜员机(ATM)一类的支持商业活动的设备。近年来,随着信息技术的发展,使用计算机和网络来完成整个商业活动的操作,比如订货、销售、财务结算以及广告都成为可能,这使得‘思想’(Idea)可以通过计算机系统以一个有形的方式加以解决从而可以获得专利,这就是那些极具吸引力的所谓的商业方法专利。可以说,商业方法专利是一项通过计算机系统完成创造的发明。”井上正先生的这段话基本上描绘出了商业方法专利的大致含义,可以认为商业方法专利是指那些通过计算机软件实现的商业方法发明。

    我们还可以从美国专利分类第705类的描述中进一步理解商业方法专利。第705类的界定是:用于商业运作、行政、企业管理或财务资料报表的产生、用来决定货物和服务费用的资料处理和运算操作所对应的方法。显然,这里的商业方法专利又是广义的,包括与计算机有关和无关的商业方法发明。

    欧洲专利局认为,商业方法是涉及人、社会与金融之间关系的任何主题,具体可以包括以下内容:调查用户习惯的方法;市场营销方法;引导用户消费的方法;商品及服务的方法;记账方法;开发新市场和新交易的方法;产品及服务的分配方法;产品与制作方法的利用。在金融服务和与互联网有关的电子商务活动中则有更多的商业方法的专利。

    目前,由于我们所说的商业方法专利实际上大多是通过计算机系统实现的,而且大多都会以软件的形式表现出来,因而一般将其称为商业方法软件(Software RelatedBusiness Methods Patent),也有称为e-Patent,Internet Patent,Computer-implemented Inventions,而对于BMP(Business Method Patent)的称谓,一般认为它既包含了普通的商业方法专利,又包括了与软件有关的商业方法专利,甚至多数情况下特指后者。

    给予商业方法软件专利保护从表面上看似乎是扩大了专利保护客体的范围,但是实际上美国的判例从未逾越过《美国专利法》第101条的规定。我们不能说专利法保护的客体发生了法律上的变化,毕竟放宽对商业方法软件授予专利的条件与放开专利保护的客体(如放开化学物质和药品)是有本质上的区别的:前者是对法律的理解,后者才是对法律的修订。对于商业方法专利在不同时期给予不同的保护政策不是从法律上反映出来的,而是通过专利局的审查基准以及判例反映出来的,但法官也从未突破《美国专利法》第101条的定义,仅是在如何理解和解释该条含义上给出了更宽泛的原则。法官借助语言的灵活性和多义性,根据不同时期经济发展的需要去理解法律、诠释法律。至于如何解决软件的可专利性问题,对于游戏规则的制定者这太容意做到了,通过法官的解释,可以使专利保护无所不包。而对于商业方法要想让其具有实用性更是非常容易实现。按照美国联邦巡回法院的观点,“一台一般用途的计算机……一旦编程来执行特殊的功能并符合软件要求就变成一台特殊用途的计算机”,   而在这台计算机上运行的商业方法软件也就具有了实用性。

四、扩张保护的真正动因

    在对知识产权的保护上,美国一直是游戏规则的制定者。美国认为,为有效防止盗版,计算机软件应当放在版权法下保护,从而要求许多国家仿效其做法,在版权法下保护计算机软件。但当美国发现,版权法只能在制止“盗版”这样的“低级侵权”上发挥有限的作用而对待“反向工程”那样的“高级侵权”无能为力时,开始将软件保护转向专利法。

    这样的结果对人类是弊还是利,为什么会在世界范围内引起强烈的不同反应?

    其实,在美国也有许多反对之声。首先,过多的软件专利无疑会对各种网络经营计划形成障碍。因为在每项计划开展之前,网络经营者不得不彻底调查该项计划是否侵犯了他人的专利,或者论证是否该向专利权人申请专利使用许可。无论如何,这都会使网络给社会经济所能带来的效率优势大打折扣。其次,由于网络空间的无限性,网络专利的种类和数量都是难以预计的。如果不能合理控制其数量,网络专利的增多与网络经济的发展之间存在的矛盾必然会导致诉讼的大量产生,从而极大地冲击和破坏电子商务的运作效率,并严重削弱互联网这一新兴的商业媒体给整个社会经济所带来的巨大利益。再次,一个关键的问题是许多这样的所谓专利是那些存在多年的传统商业方法仅仅被计算机软件化后的结果。对于一个程序员来说,他可能不需要太多的创造性劳动就可以完成一件发明,这是与专利法的基本精神相违背的,这种低质量的专利大量泛滥会让专利制度失去尊严。最后,专利权是政府授予的一种有限制的垄断权,如果这一垄断权扩大到人们进行日常商业活动也落到侵权的范围里,就变成了不合理的垄断。有这种感觉的人不在少数,就连在“一次点击”商务专利上获得了巨大利润的Amazon公司首席执行官Jeff Bezos都有感于扩大保护带来的负面影响而呼吁国会修改国家的专利制度。他说:美国专利商标局应该将软件专利的有效期设为3-5年,而不是现在的17年。特别是在网络时代,软件在3-5年就会有很大的更新。专利律师Linder对Bezos的看法表示赞同,他还认为美国专利商标局应该修改和提高授予科技和发明专利的标准。他说:“我是一名专利律师,有时真为一些专利产品感到尴尬,获得专利实在是太容易了”。

    作为解决问题的途径,美国曾有学者提出了一种将与电子商务有关的商业方法发明一分为二、区别对待的做法。对所谓的仅仅在网络上应用的方法发明,只不过是简单地将商业方法从现实世界转移到网络世界的行为(也被称为“现实———网络”转化型发明),如网络电子购物车等由于缺乏法律所要求的非显而易见性标准,从而不能被授予专利;而针对那些为网络这一特殊载体而“量身定做”的名副其实的发明,显然带有更多的创新色彩,从而可以满足专利保护的要求。

    不管美国的学者对这个问题进行怎样的争论,美国专利商标局已经对网络商业方法的专利化敞开了大门,美国的企业申请热情也在高涨。虽然这两年在美国专利商标局申请的热情有所降温,美国专利商标局也开始反思,但是美国是软件大国,也是电子商务大国,美国要引导其他国家也开放商业方法软件的专利保护,目的在于在世界范围内控制电子商务的技术平台。美国专利商标局在《21世纪专利发展战略纲要》中明确提出:美国专利商标局要发展成一个以质量为核心,工作效率极高,对市场反应灵敏的组织,以支持市场驱动型知识产权制度。   美国政府从知识产权制度建立之初就是要为美国的市场经济服务的,一切都围绕这个主题。由此可见,美国知识产权的保护政策是围绕美国大企业利益进行的。

    综上,我们不难看出美国在这一问题上的态度为什么如此积极。

五、专利立法目的的思考

    各国对专利立法的目的毫不掩饰。“保护与利用发明,鼓励发明,以推动产业的发展”是所有建立专利制度国家的一致宗旨。但如何使其专利制度达到这一目的,更好地为本国的利益或产业政策服务,各国的实现方式和方法却有所不同。

    首先是在保护主体上做文章。美国的先发明制最能说明问题。由于美国的先发明制的标准仅适用于美国公民,非美国公民必须申请在先,然而弹性很大的先发明制原则往往使那些与美国公民专利申请冲突的外国专利申请最终不会被授予专利权。

    其次是在保护客体上做文章。专利保护的技术领域的大小、权利范围的宽窄,成为抵御外国“侵略”、保护民族工业发展的最佳手段之一。德国和日本在其经济发展过程中,都曾在化工、药品领域内执行过非常保守的政策,而发展中国家由于其自身的原因,在技术领域的保护上设定相应的限制也在情理之中。专利制度成为一国经济发展的工具这已成为不争的事实。在电子商务时代到来时,发达国家更不会忽视专利制度这一工具,商业方法软件如果要最大限度地实现其独占利益,获得专利是首选。在计算机软件领域,许多国家都能够开发出功能相似但并不侵犯他人版权的作品。而版权法对那些通过“反向工程”和“净室技术”来规避版权侵权的行为无能为力。面对激烈的商业竞争,那些大的计算机软件行业对通过专利法保护计算机软件的要求越来越迫切。

    从法律的角度看,由于互联网地域界限的模糊,任何商业方法软件专利权所覆盖的范围都大大超出了一国的本土,特别是在电子商务发展的初期,所授予的专利大多是基础专利,谁掌握了专利谁就掌握了商业的主动权,掌握了潜在的市场利益,也就掌握了电子商务的未来。这并非危言耸听。电子商务生存在互联网中并要遵循一定的商务规则,这些规则可能都是由知识产权构成的。这就意味着,一旦权利人将自己的技术融入这些规则之中,坐收全球许可费便不是梦想。美国微软公司短期“暴富”,而其产品几乎存在于全世界每一个终端用户的计算机中的例子就是最好的说明。互联网上潜在利益之大不容忽视,正是这种经济利益和国家利益的驱动,才导致美国法院对商业方法授予专利大开其门。

    对国家利益或公共利益及行业系统具有重大意义的专利标的,发达国家采灵活政策不乏先例。当超导材料的研究进入特别阶段时,当时的美国总统里根就曾指示美国专利商标局以特别程序加快对超导材料专利申请的审查,这种典型的“干预”显示出特别审查程序的功能。而日本特许厅在30年后才批准了美国得克萨斯仪器公司的集成电路发明专利权,充分地利用“早期公开、延迟审查”制度保护了日本当时国内的集成电路产业的发展。

    可以说,商业方法的专利保护不仅仅是一个法律问题,它背后潜藏着巨大的国家利益。国家利益和经济扩张是目前专利大国扩大商业方法软件专利的深层原因。

六、对我国的启示

    我国专利法没有直接涉及与商业方法有关的发明是否给予保护的问题,从《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)及其实施细则对发明创造的规定可以看出:专利保护的客体首先必须是一种新的“技术方案”,同时还不能落在《专利法》第25条“智力活动的规则和方法”这一排除客体范围之中。

    《专利法》并没有对什么是“智力活动的规则和方法”进行明确的解释,而《专利审查指南》(2001年版)给出了审查标准,即对“涉及智力活动的规则和方法的发明专利申请”的审查原则是:“(1)如果一项发明仅仅涉及智力活动的规则和方法,亦即智力活动的规则和方法本身,则不应当被授予专利权。(2)如果一项发明就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法,但是发明的一部分属于智力活动的规则和方法,则不应当完全排除其获得专利权的可能性,需要具体分析,按下述两种情况区别对待:1)如果发明对于现有技术的贡献仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分,则应将该发明视为智力活动的规则和方法,不授予其专利权;2)如果发明对于现有技术的贡献不在于或不仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分,则不能依据专利法第25条第1款第2项拒绝授予其专利权。”《专利审查指南》还采用了列举的方式,给出了属于“智力活动的规则和方法本身”的例子,其中涉及商业方法方面的例子有:组织、生产、商业实施和经济管理等的方法及制度;计算机的语言及计算规则;计算机程序本身。

    从《专利审查指南》的上述规定可以看出,关键是如何理解“智力活动的规则和方法本身”。“本身”两个字并没有出现在《专利法》第25条第1款第2项中。尽管上述规定中列举了一些例子,但是没有直接提到商业方法的明确定义,仍然需要审查员根据个案,对涉及商业方法的专利申请进行个别判断。

    涉及商业方法的专利申请一般可以分成两类:一类是完全由人的安排实现的经营方法,也称为纯粹的或者单纯的商业方法,如超市的购物方法、货物摆放的方法等;另一类是随着计算机或网络等自动化手段实现的电子商务方法,如电子售票、在线购物方法等。对纯粹的或者单纯的商业方法专利申请来说,在其实施的过程中,它不是用来解决技术问题的,也没有采用任何技术手段,更没有获得任何技术效果,因而它不满足“为解决技术问题,采用技术手段并获得技术效果”的发明专利审查基本原则(即三要素判断法),被认定是“智力活动的规则和方法本身”,不在专利保护的客体范围之内。

    对涉及电子商务专利申请的可专利性来说,仍要按照上述“三要素判断法”来判断它是否属于“智力活动的规则和方法本身”。如“通过互联网进行股票交易的方法”,始终以满足交易需要为中心,没有任何技术性,尽管它表面上利用了网络,但其对现有技术的贡献仅仅在于利用了智力活动的规则和方法的部分(即交易规则),实质上还是一种单纯的商业方法,因而不在专利保护的客体范围之内。但对于那些属于智力活动的规则和方法的部分之外,又利用了技术手段,其申请专利的主题(包括名称)主要是体现了智力活动的规则和方法的部分之外的技术处理,这样就不是“智力活动的规则和方法本身”了,则该申请就具有可专利性。但是需要指出的是,这时候其主题名称已经发生了变化,表现为涉及该技术处理的方法,如“一种利用格式处理对网上文件进行数据转换的方法”,可使得用户通过网络清晰地阅读网上资料,解决了原来因文件格式不符使用户无法阅读网络资料的技术问题,其采用的是格式转换的技术手段并取得了技术效果,因而具有可专利性。

    由上可知,中国专利局对商业方法专利申请并不是一概排斥,只有那些属于“智力活动的规则和方法本身”的商业方法申请才不具备可专利性,而那些能够满足“三要素判断法”的部分商业方法申请,则具有可专利性。

   2004年10月,国家知识产权局发布了《商业方法相关发明专利申请的审查规则(试行)》,对于商业方法作出了进一步的解释:商业的含义是广义的,包括金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、旅游、娱乐、服务、房地产、医疗、教育、出版、经营管理、企业管理、行政管理、实务安排等,商业方法相关发明专利申请是指以利用计算机和网络技术完成商业方法为主题的发明专利申请。同时该规则指出:商业方法相关发明专利申请是一种特殊性质的专利申请,既具有涉及计算机程序的共性,又具有计算机和网络技术与商业活动和事务结合所带来的特殊性。在这份规则中规定了对这类特殊申请的一系列审查原则和范例,反映出商业方法相关发明的专利申请在中国获得授权的条件还是比较严格的。

七、结语

    笔者认为,美国等发达国家对商业方法软件的专利保护敞开大门并不是透过专利法的修改来实现的,专利保护范围的扩大从未在专利法上体现出来,这给执法者快速适应市场变化而采取灵活对策以相当的空间,同时也避免了立法周期和严格论证的过程,这一点是值得中国借鉴的。目前中国已经启动第三次修改《专利法》的准备工作,其中涉及是否在专利保护的主题上明确规定对商业方法软件发明的保护。通过上述分析,笔者认为没有必要在《专利法》的层面上对这一问题进行明确规定,而应当尽快完善《专利审查指南》中的相关规定,在政策和实践上把握开放的程度。

    不论政府在商业方法软件专利保护上的态度如何,中国的产业界及实务界不应持观望态度而应当充分利用现行专利制度上的保护规定,尽可能多地去申请商业方法软件专利,毕竟商业方法软件专利保护的大门是开放的。对于中国企业来说目前还谈不上这类专利的“泛滥”,而是严重的“匮乏”。这不是说鼓动企业去追逐商业方法专利申请潮流,而是尽可能地在中国对外技术贸易合作中获得主动权,改善创新能力应当从交叉许可做起。

    中国已经成为WTO的成员,无论是银行业还是软件产业,无论其发展水平如何,都要面对同样的国际竞争。逐渐进入中国市场的外国银行以及已经进入中国市场的计算机软件和网络公司都会给国内企业设置一道道知识产权的壁垒,花旗银行的专利更有可能成为银行业务的“事实标准”而对国内银行形成更为严峻的技术性贸易壁垒。在这样的形势下,国内银行不能坐以观望,法律和政策永远是滞后的,企业应行动在先。

 

注释:

①这两项授权专利是:(1)CN92113147,电子货币系统,申请日1992年11月12日,公开号1073789,公开日1993年6月30日,授权公告日2002年12月18日,授权日2002年12月18日,优先权日美国1991年11月15日(07/794,112);(2)CN96191072数据管理的计算机系统和操作该系统的方法,申请日1996年9月10日,公开日1997年11月26日,授权公告日2003年1月1日,授权日2003年1月1日,优先权日欧洲专利局1995年9月14日(95114467.4)。

②花旗银行申请的主要专利有“用于往来账户之间传递资金的面向用户的自动系统”、“集成视频、音频和移动无线电话技术的系统和方法”、“执行信贷与负债申请的联机审批系统与方法”、“提供例如家庭银行的金融服务和方法”等等,这些专利申请都属于银行业务的基础技术。参见万云:《金融业遭遇专利之忧》,http://news.xinhuanet.com/fortune/2003-01/20/content_697761.htm.

③④SeeUSPTOWhitePaper-AutomatedFinancialorManagementDataProcessingMethods(BusinessMethods),http://WWW.uspto.gov/web/menu/busmethp.

⑤SeeResearchandStudyontheTrendofNewAreas(BusinessMethods)-RelatedInventions,IIPbulletin2001vol.10,p.39.

⑥⑦See160F.467(2dCir.1908).

⑧SeeSec.101.-InventionsPatentable,http://WWW.washingtonwatchdog.org/documents/usc/tt135/ptII/ch10/sec101.html.

⑨See149F.3d1368(Fed.Cir.1998).

⑩SeeStatementofCongressmanRickBoucher,IntroductionoftheBusinessMethodPatentImprovementActof2000,Tuesday,Octo ber6,2000,http://WWW.techlawjournal.com/intelpro/20001003.asp.  

[11]即theCourtofCustomsandPatentAppeals,该法院于1982年10月1日起被美国联邦巡回上诉法院(CAFC)取代。  

[12]即1969年Prater的混合气体元素集中的光谱分析程序一案,1969年Berhart的用数学手段在二维平面上构筑三维形象的计算机程序一案和1970年Musgrave的改进地震记录程序一案。参见唐广良等:《计算机法》,中国社会科学出版社1993年版,第220页。  

[13]转引自张乃根:《美国专利法判例选析》,中国政法大学出版社1995年版,第42-52页。  

[14]See425U.S.219(1976).  

[15]此案涉及一项碳氢化合物催化转换时现代报警极限方法。审理此案时,美国联邦最高法院法官的意见并不统一,最终判决以6:3通过。参见张乃根:《美国专利法判例选析》,中国政法大学出版社1995年版,第52—57页。        

[16][17][18]参见张平、卢海鹰:《门户大开———纵论计算机软件的专利保护》,《中外法学》2001年第2期。  

[19]SeeExaminationGuidelinesforComputer—RelatedInventions,FinalVersion,Feb.28,1996(Volume61,Number40),http://WWW.kuesterlaw.com/swguide.htm.  

[20]See172F.3d1352(Fed.Cir.1999).  

[21]该部新设立了一个专门审查商业方法发明的小组,在日本专利局的所有G06F17/60专利申请都放在这个小组中进行审查。     

[22][25]参见[日]井上正:《网络空间中的专利》,http://WWW.lookjapan.com/LBecobiz/02JanEF.htm.  

[23]SeeUPC705,http://WWW.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/def/705.htm.  

[24]SeeJensPetersson,BusinessMethodPatents,http://WWW.handles.gu.se/epc/archive/00003240/01/200239.pdf.  

[26]SeeInreAlappat,33F.3dat1545.Compare,e.g.,InreLowry,32F.3d1579,1583-84(Fed.Cir.1994)andInreWarmerdam,33F.3d1354,1360-61(Fed.Cir.1994)withInreWarmerdam,33F.3dat1361;GenerallyNancyLinck,TheEvolutionofPatentProtec tionforComputer-ImplementedInventionsandthePTOGuidelines4(paperpresentedattheHastingsCollegeofLawEighthAnnualCom puterLawSymposium,SanFrancisco,CA,Feb.24,1996).     

[27][28]参见刘颖丽编译:《Amazon首席执行官Bezos呼吁专利法改革》,http://WWW.jcrb.com.cn/jbhg/2000/html/2000/03/14/99920000314001.htm.  

[29]参见朱敏文:《美国专利呵护网络商业方法》,http://guolaw.home.sohu.com/wn9748.htm.  

[30]转引自互联网实验室:《标准的规则》,http://WWW.chinalabs.com/cache/doc/04107/22/3751.shtml.

作者简介:张平,北京大学法学院副教授、法学博士

原文载于《法商研究》2005年第4期

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