技术资产是当今社会经济活动中重要的资产形态,新技术作为一种特殊的经济资源的贡献率日益增加,作为技术创新成果与重要的无形资产的专利技术在社会经济中的地位日益突出,[1]相应的,专利侵权案件也时有发生,其中之一便是实验例外。

实验例外作为专利侵权的重要抗辩事由,是指为科学研究之唯一目的而制造、使用专利技术的行为不视为侵犯专利权。这一制度对技术创新至关重要。世界上多数国家的专利法都有实验例外的规定。近二十年来美欧专利法及法院实务对于专利权实验例外制度均有重要的法制发展,但我国相关立法及理论对这一制度研究并不深入,实践中对这一制度的理解和适用存在不少错误,影响了该制度在我国的有效实施。借鉴他国经验,完善我国专利法实验例外条款的文字表述,厘清其含义,明晰其适用范围,对创新型国家建设具有重要的理论与实践意义。

一、 实践中的困惑

我国自2009年10月1日起实施的新《专利法》第69条第4款规定了实验例外:“专为科学研究和实验而使用有关专利的”行为不视为侵犯专利权。因为文字表述过于简单,具体适用条件也不甚清晰,使得我国知识产权保护实践中对于“专为科学研究和实验而使用专利”的含义、科学研究实验与“为生产经营目的”之间的关系等重要问题存在困惑,现实中已有适用法律错误的案例。如陆正明诉上海工程成套总公司、无锡市环境卫生工程实验厂专利侵权案①中,原告陆正明拥有“熟化垃圾组合筛碎机”实用新型专利权,被告无锡市环境卫生工程实验厂(下称环卫厂)承担了国家城乡建设环境保护部下达的“无锡市城市生活垃圾无害化处理技术的开发研究”任务后,委托另一被告上海工程成套总公司(下称成套公司)研制其中的筛分破碎机械,环卫厂向成套公司支付相关费用。一审法院组织专家对成套总公司研制的“筛分破碎机”进行技术鉴定后认为,该设备与陆正明的专利权利要求中请求保护的技术方案等同。但一审法院认为,环卫厂委托成套公司对筛分破碎机械进行研制,属于专为科学研究和实验而使用有关专利,不视为专利权的侵害。陆正明不服,上诉至上海市高级人民法院。上海市高院认为,套公司直接利用了陆正明已取得专利权的专利术设计制造机械设备,然后销售给环卫厂,该行超出专为科学研究和实验而使用专利的范畴,成对专利权的侵害,应承担民事责任。环卫厂在科研项目通过鉴定后,已无垃圾筛分破碎机的科研任务,但仍使用成套公司制造、销售的侵权产品处理垃圾,且又有一定销售的行为即生产经营为目的,因此,环卫厂的行为亦不符合“专为科学研究和实验使用有关专利”的条件,应认定侵权。

笔者认为,该案的一审法院适用法律错误,二审法院对于“科学和实验例外”同样作了泛化的理解,即认为凡是从事科学研究和实验活动,就可以任意使用他人专利技术。其实,“专为科学研究和实验而使用专利”是指以研究、改进专利产品为目的,针对专利技术本身进行的科学研究和实验,而不是说只要是为了做科学实验,就可以使用其他人的专利技术而不承担侵权责任。本案中,环卫厂可以制造专利产品并加以改进,但不能以完成科研任务为由未经许可而使用陆正明的专利产品。

二、实验例外制度的比较法考察

世界上多数国家的专利法都有实验例外的规定,但由于各国经济发展与科技创新的能力不相同,相关法律规范与司法实践也或严格或宽松。

(一)美国

美国Joseph Story法官1813年在Whittemorev. Cutter案①中首次提出实验例外原则。该案的被告未经专利权人的授权就利用原告设计的机器制造扑克牌,以验证该机器是否符合所宣称之功效,因而被控侵权。Story法官认为,专利法的本意决不是为了惩罚那些做科学实验的人同年在Swain v. Guild案②中,Story法官进一步解释实验例外原则的适用范围:只有实施人意图侵害专利权、剥夺发明人的合法利益,也就是说存在通过实施发明获利的意图时,才构成专利侵权。仅为哲学实验或确定真理及个案事实而实施专利,不构成侵权。1832年Patteson法官在Jones v. Pearce案③中提出:为消遣娱乐而无营利目的的实施专利,不构成侵权。

在司法实践中,美国法院对该原则的适用基本上被限定在“为满足娱乐、无聊的好奇或者为严格意义上的哲学研究”的范围内。2002年发生的Madey v. Duke University案④则进一步严格了普通法下的实验例外。Madey是Duke大学的一名教授,他对自由电子激光器(FET)实验室的仪器设备拥有专利权。他离职后,Duke大学继续使用其“FET”实验室及设备而被Madey起诉专利侵权。Duke大学以普通法中的“科学研究与实验例外”提出抗辩。初审法院认为,Duke大学基本上不追求研发成果的专利申请和商业化应用,因此,接受了Duke大学的“实验例外”抗辩。Madey不服上诉至联邦巡回上诉法院。上诉法院认为,普通法所承认的“实验例外”适用要件相当严格,不管实施专利的研究机构本身是否明确致力于商业获利,只要该行为能促进其既有事业就不符合普通法“实验例外”的要求。Duke大学使用原告Madey拥有专利的仪器设备进行研究,明显能增进其既有事业活动,包括教育和启发参与项目的学生和教职工,还能提高Duke大学的学术地位,进而吸引更多、更好的研究资助、学生和教职工。据此,判定Duke大学专利侵权成立。Madey案的判决将判断是否适用“实验例外”的基准从有无商业目的转换至实验行为是否与使用该发明专利者其事业相关,依照此标准,针对所谓大学之研究,几乎无适用实验例外之空间。

(二)德国

相对于美国专利法对实验例外的狭义解释、严格限制,在德国主张“实验例外”并不困难。德国在1981年通过修改法律规定了实验例外。德国专利法第11条第2款规定:“专利的效力不应延及为实验目的而实施专利发明内容的行为”。根据一系列案例的判决结果,①德国专利法“实验例外”中的实验行为是指任何旨在获取知识而实施专利发明的行为,不管该实验所获取的信息的进一步用途如何,对实验行为本身的目的和性质并无过多的限制,放弃了科研与商业利益之间的区别,认可实验可以有“双重目的”,即实验目的和商业目的。判断实验行为是否专利侵权的关键点在于该实验是否是对科学知识的进一步探究,如果实验的部分目的是旨在获取进一步的科学知识,则不管该实验是否带有商业目的,都不视为侵权。

在德国学说上,实验例外的限制条件主要有三个:实验本身与专利技术知识无关、根据实验的目的进行实验的范围不再具有正当性、进行试验的目的在于扭曲或阻碍专利权人销售其产品。与技术知识无关的实验是指对专利产品的试验目的不是直接获取技术知识,而是出于唯一的商业目的,亦即试验仅为经济因素;滥用实验例外的典型例子是实验而制造数量大(quantity argument)。就实验目的而言,一系列的实验行为不再具有正当性,如果导致的实验范围大到市场上充满了专利产品,阻碍了专利权人专利产品的销售。因此,正当性的标准是不能对专利权人的经济利益产生不合理地影响;进行试验的目的如果是仅仅为实现与专利权人的竞争,则是不具有合法性的。

三、实验例外的理论基点与国际准则

(一)鼓励创新:实验例外的理论基点实验例外的理论基点在于鼓励创新。首先,专利制度所强调的公开及充分揭露发明内容,是为了促使第三人获悉发明的技术知识,从而继续研究与发展,并避免在相同领域重复研发而造成资源浪费,如果禁止他人为改良发明或技术进步而进行试验、研究,不允许有实验例外空间的存在,将导致减损公开发明之意义,也无法实现发明专利制度之目的。其次,法律若允许第三人针对专利保护之标的进行研究,不仅可以检视发明是否符合专利保护要件、实施可能性、优点或缺点,也可改善与发明有关的知识基础,或发现解决技术问题的新方式,达到专利制度所欲建构的鼓励科学技术创新的目的。实验例外制度通过允许其他人对专利权人的专利技术进行实验,达成促进技术进步的公共利益与专利权人私人利益的平衡。

(二)TRIPS第30条:实验例外的国际准则

TRIPS协定第30条确立了专利权例外的基本准则:“各成员可对专利所赋予的专有权规定有限的例外,只要此例外不与专利的正常利用发生不合理的冲突,也不会不合理地损害专利所有人的正当利益,但应考虑第三方的正当利益”。国际社会公认TRIPS协定第30条包括三步检验:第一步是“限制和例外应该是有限的”,第二步是“限制和例外不得与专利的正常利用不合理地冲突”,第三步是“限制和例外不致不合理地损害专利所有人的利益,同时顾及第三方的利益”。三个条件“是累积性的,即每一个条件都必须独立地考虑,如任一条件不符合,则不属于第30条所允许之情形。”②在这三步检验中,第一步是基本原则,确定了限制和例外的总体范围,即只能是对限制的权利产生较小的减缩。第二步和第三步是限制规则,确定了例外的具体条件,要求被允许的例外不会不合理地影响到专利所有人在专利期限内的市场垄断权,并要求被允许的例外必须有助于专利制度激励创新的目的和社会第三方的公众利益。[2](P1497)

四、我国实验例外制度的完善

(一)两个需要厘清的问题

1.“专为科学研究和实验而使用专利”的含义

我国知识产权理论与实务界对“专为科学研究和实验而使用专利”的含义有一种错误的理解,认为在任何科学研究和实验中都可以任意使用专利技术而不承担侵权责任。笔者认为,实验性的使用不是说只要是为了做科学实验,就可以使用其他人的专利技术而不用承担侵权责任,法院在适用实验例外原则时,应该注意把对专利产品进行实验和在别的实验过程当中使用专利产品这两种情况区别开来。对专利产品进行实验是指以研究、改进专利产品为目的,实验的结果可能改变原来专利产品的技术性能,产生新的技术成果。这种实验活动是允许的,不视为侵权。而如果在实验过程中只是利用专利技术作为手段进行另外的实验研究,使用专利产品的结果对专利技术本身没有任何影响,这种行为就属于侵权行为。

我国实验例外条款“专为科学研究和实验而使用有关专利的行为不视为侵犯专利权”这一文字表述太过简单,在实践中容易产生歧义。相比之下,欧共体专利公约第27条(b)规定:“为了科学实验目的而进行的与专利发明内容有关的行为,不视为侵犯专利权”这样的表达更为准确。首先,明确了所涉及的科学研究和实验行为必须是与专利发明的内容有关的行为,清楚地排除了利用专利技术作为手段而进行其他科学研究和实验也可以免除其侵权责任的可能性。其次,采用“进行与专利发明的内容有关的行为”的表述方式,使对“使用”二字的理解没有产生上述歧义的余地。建议今后专利法修改时,修正有关措辞。

2.与“为生产经营目的”之间的关系

我国知识产权界还有一种错误的观点,认为之所以规定为科学研究和实验而使用有关专利不构成侵权,是因为该行为并不具有生产经营的目的,进而推断出某些类型的单位如大学或者科研机构等,实施他人专利的任何行为都可以享有侵权豁免。有学者建议将相关条款表述为:“为非商业性目的的科学研究、实验或教学而使用有关专利的,不视为侵犯专利权”。[3](P66)笔者认为,在我国建立市场经济体制的今天,科学研究实验与生产经营已是“你中有我,我中有你”,甚至可以说,对专利技术本身进行科学研究实验最终也必定具有其商业目的,事实上在发达国家,进行发明创造和技术革新的主力军是公司企业。在这样的背景下,判断是否属于“专为科学研究和实验而使用有关专利”时,是否“针对专利技术本身进行科学研究和实验”是适用实验免责的本质和关键,建议借鉴德国的经验,对实验行为本身的目的和性质不作过多限制,认可科学研究实验可以有实验与商业“双重目的”,即只要是针对专利技术本身进行的研究和实验,不管实验最终是否为商业目的,也不管实验主体是谁,均得主张实验例外。

(二)我国实验例外原则的适用范围

实验例外的范围应当反映通过鼓励技术进步增进公共福利的公共利益与单个专利权人拓展其对市场控制的利益之间的预想平衡,对能够进一步改进和发展受保护专利的、针对专利发明主题本身的科学研究和实验,基于社会公益考虑应给予特殊待遇,为在这一过程中实施专利的行为设置合理程度的侵权例外。有鉴于此,笔者建议我国的实验例外应该限于以下行为:

1•针对专利技术本身,确认专利可行性的研究、实验行为,即从技术角度验证专利文件所公开的技术方案是否能够实现其所述的发明目的和发明效果;2•针对专利技术本身,旨在寻找实施专利技术的****方案,了解专利发明在什么条件或状况下能够最有效的发挥作用的研究、实验行为;3•针对专利技术本身,为了了解专利发明的进步性或旨在证明专利发明的缺陷和瑕疵所进行的研究、实验;4•为了对专利发明进行改进和寻求回避设计的研究、实验。

此外,还应通过司法解释或专利法实施细则将下列行为明确排除在实验例外之外: 1•不是针对专利技术本身,而是利用专利技术作为手段进行另外的实验研究;2•不是针对专利技术本身,而是针对实施专利技术的其他条件进行研究实验;3•不是针对专利技术本身,而是对实施该专利技术的商业前景进行研究实验。同时,实验例外的合理范围以TRIPS协定第30条为准则。
[本文得到国家社科基金项目的资助,项目编号(09BFX036)]

胡潇潇,中南财经政法大学知识产权学院博士研究生,主要研究方向:知识产权法、专利法。

注释：
①　参见陆正明诉上海工程成套总公司、无锡市环境卫生工程实验厂专利侵权上诉案,来源:中国法院网, http://www.chinacourt.org/html/article/200204/01/1103.shtml,2009-11-28访问。
②Whittemore v. Cutter,29 F. Cas. 1120(C.C.D. Mass 1813).
③Swain v. Guild,21 F. Cas. 554(C.C.D.Mass.1813).
④Jones v. Pearce,Webster’s Patent Cass 122(K.B.1832).
⑤Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351 ,1362. (Fed.Cir.2002).
⑥BGH Urt. V. 11.7.1995?X ZR 99/92 (OLG Duesseldorf), GRUR 1996, 109, 112?Klinische Versuche I; BGH Urt. V. 17.4.1997?X ZR 68/94 (OLG Duesseldorf), NJW 1997, 3092?Klinische Versuche II; BverfG (1. Kammer des Ersten Senats), Beschl. V. 10.5.2000?BvR 1864/95, GRUR 2001, 43?Klinische Versuche III;Bioferon v. Genetech and its exclusive German Licencee.
⑦See“Canada-Patent Protection of Pharmaceutical Products”,WTO Document No. WT/DS114/12.

参考文献:
[1]王景、余明九等•法律状态对专利技术价值的影响[J]•云南师范大学学报(哲学社会科学版),2009(2)•
[2]国家知识产权局条法司.《专利法》及《专利法实施细则》第三次修改专题研究报告[Z].北京:知识产权出版社,2006.
[3]高华、焦洪涛.专利权合理使用制度研究[J].法律与科技,2002(2).